▲ Satéur에서 판매중인 미키 1928 컬렉션 캡쳐(출처=https://sateur.com/ko/collections/mickey1928) © 특허뉴스

미국 월트 디즈니 컴퍼니(Walt Disney Company, 이하 디즈니)가 자사의 상표권을 침해한 혐의로 홍콩에 본사를 둔 주얼리 회사 레드 어스(Red Earth Group)를 상대로 로스앤젤레스 연방지방법원에 소송을 제기했다는 소식이 뉴욕포스트 등을 통해 보도되었다. 이 소송에서 디즈니는 레드 어스가 Satéur라는 브랜드명으로 '1928년 미키의 전설적인 데뷔를 기념하기 위하여'라는 슬로건을 내걸고 수량 한정으로 판매 중인 '미키 1928 컬렉션(Mickey 1928 Collection)'이 미키 마우스의 상표권을 침해한다는 주장이다.

레드 어스 그룹의 주얼리 브랜드인 새터데(Satéur)는 홍콩에 본사를 두고 있으며, "1928년 미키의 전설적인 데뷔를 기념하기 위하여"라는 슬로건을 내걸고 '미키 1928 컬렉션'을 판매중이다. 이 컬렉션은 미키 마우스의 초기 버전은 1928년 단편 영화 '증기선 윌리'에서 처음 공개되었으며, 2024년 1월 1일 저작권이 만료되어 현재는 공유저작물(public domain)로 자유롭게 이용이 가능하다는 점을 이용한 것으로 보인다.

그러나 디즈니는 미키 마우스의 초기 버전 저작권은 만료되었지만, 미키 마우스 초기 버전에 대한 상표권은 여전히 디즈니가 보유하고 있으며, 디즈니는 지속적으로 상표권 존속 기간을 연장하고 있다고 주장한다. 즉, '미키 1928 컬렉션'이라는 명칭 사용 자체가 미키 마우스 상표권 침해에 해당한다는 입장으로 보인다. 

▲ Satéur에서 판매중인 미키 1928 컬렉션 캡쳐(출처=https://sateur.com/ko/collections/mickey1928)  © 특허뉴스

디즈니는 레드 어스에서 판매하는 '미키 1928 컬렉션'의 반지, 목걸이 및 귀걸이의 마케팅 및 브랜딩이 자사의 상표권을 침해하고 있다고 주장하며 근거를 제시했다. 첫째, 레드 어스가 의도적으로 '미키 1928 컬렉션'을 공식 디즈니 상품이라고 소비자가 혼동하도록 오도하고 있으며, 이러한 판매 방식은 최소한 디즈니와의 파트너십 또는 협업을 암시하는 것이고, 둘째, 특히 레드 어스가 '미키 1928 컬렉션'이라는 명칭을 사용해 '미키의 데뷔를 기념하기 위하여' 판매한다고 홍보하는 행위는 그 지위가 합법적임을 암시하는 의도가 있는 것으로 보아야하고, 셋째, 레드 어스가 미키 마우스 상표의 인지도와 디즈니의 상징적인 홍보대사인 미키 마우스에 대한 소비자의 친밀감을 이용하고 있다는 점을 상표권 침해 주장과 청구내용으로 제시했다. 

디즈니는 레드 어스가 디즈니 상표와 오인·혼동을 초래하는 방식으로 주얼리를 판매하는 것에 대한 금지명령과 손해배상을 청구했다. 이번 소송은 저작권 만료에도 불구하고 소송결과에 따라 상표권이 계속해서 강력하게 보호될 수 있음을 보여주는 사례가 될 것으로 보인다.