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미국 특허청, PTAB 심판 시 ‘이전 판결 고려’ 공식 의무화

미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(PTAB)이 진행하는 AIA(미국 발명법) 상의 심판 절차에서 이전 판결(prior adjudications)을 고려하는 새로운 실무 지침(Memorandum) 을 발표했다.

이번 지침은 동일하거나 실질적으로 유사한 특허 청구항에 대한 미국 법원, 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC) 등의 선행 판결을 PTAB이 공식적으로 고려해야 한다는 의무를 명문화한 것이다.

USPTO는 이번 조치가 “PTAB 결정의 일관성과 신뢰성을 높이고, 중복된 심리 및 상충된 판결 위험을 최소화하기 위한 것”이라고 밝혔다.

이전 판결 고려·설명 의무 강화

새 지침에 따르면 PTAB은 이미 존재하는 관련 판결이나 인용된 법적 결론을 반드시 검토하고, 해당 판단이 현재 심판 대상 특허 청구항과 어떤 관련이 있는지를 명시적으로 설명해야 한다.

특히 이전 절차에서 제출된 증거·기술·주장이 실질적으로 유사하거나 동일할 경우, PTAB은 다른 결론을 내릴 때 그 이유를 상세히 서면으로 제시해야 한다.

이는 단순 참고가 아닌, 법적으로 ‘고려 의무’로 규정된 것으로, PTAB이 선행 판결과 다른 판단을 내릴 경우에는 그 차이를 설명하는 서면 결정을 반드시 포함해야 함을 명시했다.

또한, 이전 판결을 근거로 한 동일 또는 유사 사안의 판단이 존재한다면, PTAB은 해당 내용이 새로운 심리 결과에 미치는 영향까지 분석·기록하도록 강화된 설명 요건을 부여받았다.

관련 당사자 통지 의무도 명시

새로운 지침은 당사자 통지 절차 역시 강화했다.

AIA 심판에 참여하는 모든 당사자는 37 C.F.R. § 42.8(b)(2) 규정에 따라, PTAB 절차 진행 중 영향을 미칠 수 있는 유사한 법원 판결, 행정 사건, 관련 절차가 있을 경우 이를 반드시 PTAB에 통지해야 한다.

또한 PTAB은 ‘의무적 통지(Mandatory Notice)’ 제도를 통해 관련 사건의 존재를 공식적으로 확인하고, 심판 일정 통지서(Scheduling Order)를 통해 당사자들에게 이 정보를 명확히 전달해야 한다.

USPTO는 이러한 절차적 강화를 통해, PTAB의 AIA 심판이 사법부 및 행정기관의 판단과 조화를 이루도록 하여 제도적 일관성을 확보하는 것을 목표로 한다고 설명했다.

제도적 투명성·일관성 확보 위한 구조적 개편

USPTO는 이번 실무 지침을 통해 PTAB의 AIA 심판이 보다 일관된 기준과 검증 가능한 논리 구조를 바탕으로 운영되도록 제도적 장치를 강화했다. 특히, 동일한 기술·청구항에 대한 여러 기관의 상이한 결론이 특허권자나 제3자에게 불확실성을 초래하지 않도록, PTAB이 모든 관련 판결을 체계적으로 검토하고 그 근거를 기록으로 남길 의무를 부과한 것이 핵심이다.

USPTO는 “이번 지침은 PTAB 결정의 투명성과 책임성을 제고하고, AIA 심판의 신뢰도를 높이는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.