[실전 특허경영⑧] 특허침해 판단은 어떻게 하나?

특허뉴스 염현철 기자 | 기사입력 2019/06/13 [14:09]

[실전 특허경영⑧] 특허침해 판단은 어떻게 하나?

특허뉴스 염현철 기자 | 입력 : 2019/06/13 [14:09]

최근들어 비즈니스 시장 범위가 전세계로 확대되면서 특허침해 또는 자유실시 여부(FTO, Freedom to Operate) 분석이 주목받고 있다. FTO 분석이 무엇인지, 언제, 왜 필요한지에 이어 이번 호는 FTO 분석 단계 가운데 특허침해 판단 방법에 대해 살펴본다. <편집자>

 

▲ 특허실시 및 침해 판단 예시     © 특허뉴스

 

구성요소 완비의 원칙(All element rule)

 

특허침해란 정당한 권한 없이 업으로써 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 특허침해를 판단하려면 타인이 보유한 등록특허의 특허청구범위와 내가 소유한 특허 혹은 제품의 기술을 비교해 침해 여부를 판단하면 된다. 두 기술을 비교해 타인의 특허청구범위에 나의 특허발명 혹은 제품이 포함되면 침해가 성립되는 것이다.

 

▲ 진보성 및 신규성 판단과 선행기술의 범위     © 특허뉴스

 

예를 들어, 여러분이 A제품의 생산자이고 B업체에 납품을 하기로 했다. 여기서 B업체가 A제품에 대해 FTO분석을 요청했다고 가정해보자. 이때 여러분은 A제품이 경쟁업체가 보유한 특허권의 권리범위에 포함될 가능성에 대해 침해분석을 해야 할 것이다. 그렇다면, 선행되어야 할 것은 무엇일까? 특허를 조사하기에 앞서 침해가 성립되는 경우가 있고, 그렇지 않은 경우가 있다.

 

특허침해 가능성 여부는 구성요소 완비의 원칙에 의해 대상 특허와 침해대상제품의 구성요소를 표로 만들어 모든 구성요소를 실시하고 있는지 비교하고 검토하면 된다. 또한 일부 구성이 상이한 경우에는 상기 구성 요소가 균등물에 해당되어 균등론에 의해 특허침해가 되지 않는지도 살펴봐야 한다. 출원경과 참작을 통해 금반언 적용여부도 확인해야 한다.

 

특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다라고 규정하고 있다. 특허권리범위 해석의 기본 원칙은 실시발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요건(elements)의 전부를 실시하는 것을 특허침해의 성립요건으로 보는 원칙이다.

 

, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립해 보호되는 것은 아니므로, 모방품이 특허발명 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 판례에서 인정하고 있는 원칙이다. (대법원 2001.12.24 선고 9931513)

 

그렇다면 타인의 특허권을 침해하는 경우에 대해서 살펴보자. 예를 들어, 나의 제품이 A+B+C인 구성요소를 갖는다고 가정해보자. 타인의 경우 A+B의 특허권을 보유하고 있는 상황이다. 이 경우 나의 제품이 타인이 보유한 특허에 침해가능성이 있을지 살펴보자. 먼저 위에서 언급한 구성요소 완비의 원칙을 떠올려 보면 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소를 모두 포함해야만 침해가 성립된다는 사실을 기억하면 된다. , 나의 제품의 구성요소인 A+B+C에서 타인의 특허권의 구성요소인 A+B를 모두 포함하고 있으므로 침해가 성립된다고 할 수 있다.

 

다시 말하면, 구성요소 완비의 원칙은 경쟁업체의 제품이 나의 특허발명의 10가지 구성 중 9가지의 구성을 포함하고 있더라도 한 가지 구성이라도 포함하지 않으면 침해가 성립되지 않는다. , 위와 같이 구성요소 전부를 포함하는 경우에는 특허 침해가 성립하는 것이다.

 

하지만 이렇게 될 경우 구성요소 완비의 원칙을 적용하는 것은 특허권자에 대한 보호가 미흡해진다는 문제점이 있다. 따라서 판례는 정당한 특허권자의 보호를 위해서 보호범위를 확장하고 있다. 다음의 균등론을 살펴보자.

 

균등론

 

특허 청구범위에 기재된 모든 구성 요소를 침해대상제품이 가지고 있어야 특허 침해가 성립된다. 이를 구성요소 완비의 법칙이라 한다. 그런데 침해대상제품의 구성 요소의 일부가 특허발명의 침해에 해당한다고 봐야 한다는 것이 균등 침해론이다. 침해자는 특허 청구범위의 구성 요건을 그대로 모방해 침해하는 경우도 있지만, 많은 경우 발명의 구성 요소 중 비교적 경미한 부분을 변경해 그 기술적 범위로부터 벗어나고자 한다.

 

그런데 출원인이 이 같이 변경하는 모든 경우를 예측해 이를 포괄하는 특허 청구범위의 문언을 기재하는 것은 어렵다. 이와 같이 균등 침해는 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위해 특허의 보호 범위를 그 문언 이외의 사항에까지 넓힌 것으로 국가에 따라 그 요건과 범위 등에 약간의 차이가 있지만 널리 인정되고 있는 법리이다.

 

균등론은 청구범위에 기재되어 있는 문언 그대로의 발명과 균등한 것은 보호범위에 속한다고 해석하는 견해이다. 대법원은 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 지식을 가진자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원절차를 통해 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다고 판시해 균등론에 의한 균등침해를 인정하고 있다. (대법원 2011.09.29 선고 201065818 판결)

 

균등론 요건

 

대법원이 제시한 균등론 요건을 정리하면 다음과 같다. 우선, 적극적 요건(특허권자가 입증해야하는 요건)의 경우 과제해결 원리의 동일(특허발명과 침해대상제품의 과제 해결원리가 동일) 치환 가능성(침해대상제품의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 치환 내지 변경하더라도 특허발명과 동일한 목적 및 효과를 나타낼 것) 치환 용이성(침해대상제품의 구성요소의 치환을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명할 것) 등이 있다.

 

소극적 요건(침해대상제품의 실시자가 입증해야 하는 요건)의 경우 자유기술이 아닐 것(침해대상제품이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 또는 공지된 기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술이 아닐 것) 특단의 사정이 없을 것(특허발명의 출원 절차를 통해 침해대상제품의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당되지 않아야 할 것) 등이 존재한다.

 

▲ 경쟁자의 우회 · 회피를 위한 발명가의 특허     © 특허뉴스

 

 

출원경과 금반언의 원칙

 

그렇다면 균등론에서 알아본 출원경과 금반언의 원칙에 대해서 알아보자. 특허발명의 출원 절차 진행 과정에서 침해대상 제품의 치환된 구성요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 경우에는 균등침해가 성립하지 않는다는 법리이다. 출원경과 금반언의 원칙은 공지기술에 의한 거절을 피하기 위한 목적 등으로 특허 청구범위를 감축하거나 또는 좁게 해석되어야 한다고 주장함으로써 특허를 받은 경우, 나중에 출원 경과에서 포기한 보호 범위를 균등론에 의해 다시 권리 범위에 속한다면서 침해 주장을 하는 것을 인정하지 않는다는 취지의 법리인 것이다.

 

출원경과 금반언이 적용되기 위해서는 출원 과정에서 선행 기술과의 관계에서 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위해 특허 청구범위를 제한적으로 보정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 했어야 한다. 이를 의식적 제외라고 하며, 예를 들어 특허권자가 A+B인 권리범위를 가지고 있고 침해품의 경우 A+B로 구성되어 있다고 가정해 보자. 특허권자는 출원 과정에서 구성요소 B를 감축해 보정했다면, 이를 의식적으로 제외한 것으로 보고, 침해품은 해당 특허에 특허 침해에 해당되지 않는다. , 특허권자는 출원과정에서 이미 감축한 부분에 대해서는 균등침해를 주장할 수 없다는 것이다.

 

자유실시 조사와 권리범위확인심판

 

대법원은 어떤 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술로만 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비하여 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다라고 판시해 자유기술 항변을 인정하고 있다. 공지기술은 공중의 자유영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 기술을 말한다.

 

자유실시의 경우는 예를 들어 내가 특허침해에 해당하는 등록특허(V 특허로 부르자)를 찾았는데, 검토해 본 결과 V 특허는 해당 출원 전에의 공지 기술로 구성되어 있거나 또는 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우였다. 이 경우 V 특허는 비교 대상에서 제외할 수 있다는 의미가 되며 특허침해 대상이 아닌 것이다.

 

권리범위확인심판은 등록된 특허권을 중심으로 어느 특정기술이 당해 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 공적으로 확인하는 심판을 말한다.

 

적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 경쟁대상물(확인대상 발명)이 자기의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위해 청구하는 심판으로 확인대상 발명은 등록특허권의 권리범위에 속한다라는 심결을 구하는 형식이다.

 

소극적 권리범위확인심판은 이해관계인 측에서 확인대상 발명이 등록 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하기 위해 청구하는 것으로 확인대상 발명의 사용자가 특허권자를 상대로 청구하는 것으로 심판청구의 취지는 확인대상 발명은 등록권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 형식이다

▲ 특허 침해 경고장 회신 예     © 특허뉴스

 

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