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기술제공자가 기술제공 후에 개량기술을 발명하거나, 기술이용자가 사용허락 받은 기술에 근거하여 개량기술을 발명하는 경우 등에 대하여 특허 라이선스 계약에 규정하는 경우가 많다. 특허 라이선스에서 개량기술의 이용과 관련한 분쟁을 방지하기 위하여 계량기술 사용에 대하여 명확히 규정할 필요가 있다. 

계량기술의 이용에 관한 규정 방식으로는 기술제공자와 기술이용자가 서로 상대방에게 자신이 개발한 개량기술을 사용허락하는 ‘교차사용허락(cross license)’의 방식과 기술이용자가 개발한 개량기술에 대해서만 일방적으로 기술제공자에게 사용허락을 할 의무를 부과하는 개량기술의 ’일방적 제공(grant back license)’의 방식이 있다.

개량기술에 대한 교차사용허락이나 일방적 제공을 규정하는 이유는 기술이용자의 기술력 향상으로 기술이용자가 제공받은 기술을 개량하여 기술제공자의 기술을 앞서갈 수가 있는데, 기술제공자가 미리 개량기술에 대한 권리를 확보해 두지 않으면 기술력의 역전으로 기술제공자가 기술이용자가 개발한 개량기술을 사용하지 못함으로써 경쟁에서 불리한 위치에 있게 될 수도 있기 때문이다. 개량기술에 대하여 규정을 할 때에는 개량기술 여부에 대한 다툼을 방지하기 위해서 개량기술의 범위를 명확히 규정하여야 하며, 계약기간 종료 후에도 개량기술에 대한 사항은 계약종료에도 불구하고 유효하게 존속하는지 등 계약기간 종료시 개량기술에 관한 사항의 처리방법에 대하여 명확히 규정하는 것이 필요하다.

교차사용허락 방식은 기술이용자가 개량기술을 사용하려면 기술제공자의 기술을 침해할 수밖에 없고, 기술제공자는 기술이용자의 개량기술을 사용하지 않고서는 경쟁력 있는 제품이나 서비스의 제공을 할 수 없는 경우에 유용한 방식이다.

특히 개량기술을 일방적 제공하는 방식으로 규정할 경우에는 관련국의 독점금지법의 내용을 확인하여 이에 위반되지 않는 내용으로 규정하여야 한다. 우리나라의 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 의하면 개량기술의 일방적 제공이 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 경쟁 제한인지를 판단함에 있어서 ① 그랜트백이 배타적인지 비배타적인지 여부, ② 배타적인 경우 실시권자가 개량기술에 대한 사용권한을 보유하고 있는지 여부, ③ 그랜트백의 범위가 실시허락된 특허기술과 상관없는 부분까지 포함하고 있는지 여부, ④ 그랜트백의 존속기간, ⑤ 그랜트백에 대한 실시료가 무료인지 여부, ⑥ 양 당사자의 시장지배력 여부 및 양 당사자가 경쟁사업자인지 여부, ⑦ 그랜트백이 연구개발 유인에 미치는 효과 등을 고려하도록 하고 있다. 

따라서 기술도입자가 이룩한 개량기술을 기술제공자에게 ‘대가없이’ 소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주도록 하거나 기술도입자의 개량기술을 기술제공자에게 일방적으로 보고 또는 통지하는 것은 불공정거래행위에 해당할 수 있다. 그러나 기술도입자에게 ① 개량기술의 개발에 소요된 기술개발비 및 예상수익을 포함한 ‘대가를 제공하고’ 공동 소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 기술제공자에게 주는 경우, ② 개량기술에 대하여 계약당사자가 각자 상대방에게 보고 또는 통지하거나 상호 대등한 조건으로 독점(비독점) 실시권을 주는 경우, ③ 계약기술의 품질이나 성능의 보증을 위하여 불가피하여 도입자가 자신의 개량기술을 사용하거나 실시하기 전에 기술제공자에게 보고 또는 통지하도록 하는 경우 등은 불공정거래행위에 해당하지 않는다.

▲ 윤성승(아주대학교 교수, 공학대학원 지식재산공학과 학과장)