특허를 받기 위해서는 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 구비하여야 한다.

이러한 3가지 요건을 특허요건이라 하며, 대부분의 국가에서는 특허요건은 거의 동일하다고 볼 수 있으나 제도의 운영면에서 약간의 차이가 있다. 특허요건은 사람과 관련되는 주체적요건과 심사대상인 객체적 요건으로 구분된다. 그리고 특허심사는 특허청 심사관이 수 많은 출원발명 중에서 유용하고 가치 있는 발명을 선별하는 심사라고 할 수 있다.

즉 심사관은 출원발명의 기술내용을 먼저 파악하고 출원일을 기준으로 선행기술을 검색한 후 산업상 이용성, 신규성, 진보성을 순서대로 판단한다. 산업상 이용성 산업상 이용성은 문자 그대로 해석한다면 해당하는 발명이 산업에 유용한지 그렇지 않은지를 판단하는 요건이다. 어떤 발명은 법적인 이유로 산업상 이용성이 없는 것으로 간주되어 특허법 제62조의 특허거절결정의 대상이 된다.

즉 “산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 발명을 제외하고는 그 발명은 특허를 받을 수 있다.”고 규정함으로서 산업상 이용성을 소극적으로 규정하고 있다. 비록 법조문의 내용은 소극적이고 단순해 보이지만 이 조문의 ‘산업상’, ‘이용‘등의 표현에는 여러 가지 판단요소들이 내재되어 있다. 특허법 제29조 제1항 본문에서 사용된 ‘산업’이라는 용어는 어떠한 업계를 의미하는 것인가에 대하여 특허법 중에는 명확한 정의는 없으나, 일반적으로 산업이란 생산업의 의미로 보기 때문에 가장 넓은 의미의 산업으로 해석할 수 있다. 즉 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 광의(廣義)의 개념으로 공업 광업 농업 임업 어업 수산업 목축업 등으로 반복하여 생산이 가능한 분야를 말한다.

그러나 산업상 이용성이 없는 발명은 1)의료행위 2) 안전성이 결여된 신약 3)업(業)으로 이용할 수 없는 발명 4) 실현될 수 없는 발명 5) 발명이 아닌 것을 들 수 있다. 신규성 발명이 특허받기 위해서는 새로운 것이어야 한다. 신규성은 모든 국가의 특허법에 규정되어 있는 특허요건의 하나이다. 출원발명이 특허출원일을 기준으로 해서 당해 발명이 선행기술에 포함되지 않는다면 신규한 것으로 본다.

특허법상 신규성(novelty)이라 함은 “출원발명이 그 출원전에 일반인(불특정 다수인)에게 알려져 있지 않고 새로운 것이어야 한다”라는 특허요건을 말한다. 이 신규성은 발명이 특허를 받을 수 있는 요건 중 상대적 개념이다. 실무에서는 본원발명과 균등한 기술이 이미 일반에 선행기술로 공지된 경우에는 신규성이 없다고 보며, 아직 일반에 공지되지는 않았으나 그 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것일 때에는 신규성은 있으나 진보성은 없다고 본다.

따라서 일반에게 공지되지도 않았고 그 분야에 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지도 않은 경우에는 신규성과 진보성이 모두 있다고 보아 특허를 허여하게 된다.

특허법 제29조 제1항에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전 국내에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전 국내 또는 국외에서 반포(頒布)된 간행물(刊行物)에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명 여기서 ‘공지된 발명’이란 특허출원 전에 국내에서 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 발명을 의미한다.

본원발명이 특허출원 전에 사용에 의하여 공지되었다는 주장이 제기된 경우에는 출원발명이 물건 또는 방법이 출원 전 공연히 사용되었다 하더라도 그 사용에 의하여 발명의 특징이 일반에게 공지되었는지 여부를 판단할 필요가 있다. ‘공연히 실시된 발명’이라 함은 그 발명이 공연히 알려진 상태 또는 공연히 알려질 수 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다.

즉 어떤 공장에서 어떤 물건의 제조공정을 불특정인에게 견학을 시킨 경우에는 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있거나 알 수 있는 상태인 때에는 ‘공연히 실시’된 것으로 본다. 공연히 실시된 고안이라 함은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 고안의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것으로 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다.

진보성 진보성의 판단은 특허청 심사관이 출원시를 기준으로 검색한 선행기술 중 인용발명을 선정한 후 본원발명과 비교하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 새롭고 예기치 못한 효과가 있는지의 여부를 판단하는 심사이다.

진보성 판단의 대상이 되는 발명은 본원발명 중 신규성이 있는 발명을 전제로 한다. 즉 심사관은 진보성 판단은 신규성이 있다고 판단되는 출원발명을 대상으로 하며, 특허청구범위로부터 본원발명의 기술사상을 파악하게 되며, 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 진보성 유무를 판단해야 한다.

예를 들면 ‘타이머가 달린 세탁기’란 발명이 특허출원되고, 그 출워일전에 이미 타이머와 세탁기에 관한 선행기술이 존재한다고 가정하면, 심사관은 공지기술인 타이머와 세탁기를 함께 붙여 놓는데에 특별한 기술적 어려움이 요하지 아니한 것으로 판단하고 인용발명으로 타이머와 세탁기로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 거절하게 된다.

실제 특허요건 중 진보성 판단이 가장 난해하고 중요한 요건이어서 심사관과 출원인 간에 가장 논쟁이 되는 판단이다. 그 이유는 진보성 판단에서는 출원 당시의 기술수준에 대한 난이도를 비교하여 판단하는 과정에서 인용발명을 해석하는 관점이 다르고 용이한지의 여부를 판단하는 과정에서 심사관의 주관이 개입될 가능성이 매우 높기 때문이다.

특히 박사심사관의 경우에는 눈높이가 높아 진보성 판단을 좁게 보아 거절되는 경우가 있어 가끔 출원인과 논쟁을 벌리는 경향이 간혹 있게 된다.