<도움글:남양국제특허법률사무소> 특허발명이 신규성이 없는 경우 이외에도 권리범위확인심판에서 확인대상발명과 기술대비에 들어가기에 앞서서, 특허발명의 권리범위가 부정되는 경우가 있을 수 있다. 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 또는 특허발명이 실시가 불가능한 것인 경우가 이에 해당한다.
 기재불비의 예로, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결은, 특허발명의 특허청구항 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다고 판시하면서(대법원 2001.12. 27. 선고 99후1973 판결, 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결, 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결도 같은 취지), 특허의 명세서에서 면삭기의 회전속도를 1분당 60 내지 80회전하는 것이 가장 바람직하고 한 기재에 대하여, 면삭기의 회전수는 면삭기에서 물소뿔과 직접 접착하면서 면삭을 행하는 면삭기 바이트의 회전수를 지칭하는 것으로 해석되는 것이 일반적인데, 이를 원고가 주장하는 것과 같은 면삭기 헤등의 불연속적인 회전수나 면삭기의 분당 생산량을 나타내는 의미로 사용하는 것은 그러한 회전수와 면삭기 바이트의 회전수 사이에 직접적인 관련성이 있어서 면삭기의 분당 생산량에 의하여 바로 면삭기 바이트의 회전수가 결정되는 관계에 있는 경우라 할 것일 뿐만 아니라, 명세서의 상세한 설명에서 그러한 취지를 충분히 기재하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재를 보고 면삭기 회전수를 추출해 낼 수 있도록 하여야 하는 것인바, 이 사건 특허의 명세서에는 그러한 점에 관한 아무런 기재가 없을 뿐만 아니라, 면삭기에는 단추파지부가 4개인 것과 6개인 것 등 기계의 종류에 따라 단추파지부의 개수가 다르고, 단추도 그 형태나 면삭하는 조각의 난이도에 따라 분당 생산가능개수가 현저한 차이가 있는 사실을 인정할 수 있으며, 면삭대상을 단추에 한정하지 않고 단추와 버클의 2종류의 엑세서리를 대상으로 하고 있어서 단추와 버클 사이에는 분당 생산량이 차이가 날 수 밖에 없는 점까지 고려하여 보면, 이 사건 특허에서 면삭기의 면삭물 파지부의 개수나 면삭 대상물이 단추인지 버클인지 및 면삭 대상물의 형태나 조각 난이도 등에 관한 아무런 특정을 하지 않은 채 단순히 분당 생산량을 60 내지 80으로 한정하고 있는 것만으로는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 수치로부터 물소뿔 재료에 대한 면삭공정시 물소뿔이 타지 않는 적절한 면삭기 바이트 회전수를 선택하여 실시할 수 있을 정도로 기재한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 특허의 명세서에는 그 중요한 특징적 구성인 면삭기의 회전수에 대한 기재가 불명료하여 그 기재만으로는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없는 경우에 해당한다고 하였다.
 한편, 실시 불가능의 예로, 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결은, 이 사건 등록고안에 대한 명세서의 청구항에 데이터수신표시부(LED6)에 관하여 ‘어드레스 디코더(1)와 신호제어부(6)를 잇는 입 출력선상에 연결되어서 데이터를 수신중임을 표시하는 데이터수신표시부라고 기재되어 있고, 명세서의 상세한 설명에도 ’제2도에 도시된 바와 같이 상기 데이터수신표시부는 어드레스 디코더(1)와 신호제어부(6)를 잇는 출력선에 연결되고‘라고 기재되어 있으며, 도면 제2도에도 그와 같이 표시되어 있는 바, 어드레스 디코더(1)는 컴퓨터 본체(110)에 접속되는 구성요소로서 번지 지정부에 해당하는 슬롯에 연결되어 번지를 지정하는 역할을 수행하므로, 어드레스 디코더는 컴퓨터가 모뎀의 번지를 찾을 수 있도록 하여 주는 번지 지정자일 뿐이고, 어드레스 디코더에서 모뎀의 데이터 입 출력은 전혀 이루어지지 않아, 데이터수신표시부가 데이터를 수신하고 있는 중임을 표시하는 기능을 수행하려면 어드레스 디코더와 신호제어부를 잇는 입  출력선상에 연결되어서는 아니 되고, 모뎀에 관련된 각종 기능을 제어하는 제어신호부와 신호변  복조부(7)를 잇는 입출력선상에 연결되어야만 하기 때문에, 이 사건 등록고안의 데티터수신표시부는 전혀 작동할 수 가 없음을 알 수 있으므로, 이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반되어 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다고 판시하였다(대법원 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결, 1985. 4. 9. 선고. 80후30 판결, 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결도 같은 취지)

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