[홍성표 변리사의 특허상식] 우회발명 및 불완전이용발명론

특허뉴스 이성용 기자 | 기사입력 2015/12/01 [09:43]

[홍성표 변리사의 특허상식] 우회발명 및 불완전이용발명론

특허뉴스 이성용 기자 | 입력 : 2015/12/01 [09:43]


(1) 우회발명론(迂回發明論)
우회발명은 특허발명과 기본적으로 같은 기술적 사상에 입각하면서 특허청구범위 속의 구성요건 중 출발적 요건과 최종적 요건을 동일로 하면서 그 중간에 객관적으로 보아 무용하고도 쉬운 요건을 덧붙인 것을 말한다.

성립요건으로는 첫째, 구성상 특허청구범위에 기재된 구성과, 문언상 상당한 차이가 있기 때문에 기술적 범위에 속한다고 하기가 곤란하다고 본다.

그러나 차이는 오직 중간에 여분의 구성을 덧붙였기 때문에 생긴 것이며, 전체로 보아 실질적으로 특허법과 기술적 사상에서 일치하고 있는 것일 것(특허발명이 신규물질제조방법에 관계되는 것이라고 하면 이것과 같은 효과를 성취하는 동일목적 물질을 얻는 것이 명백할 것)  둘째, 우회발명 출원시에 특허발명은 이미 공지되어 있어, 이것에 의거하여 당업자가 극히 쉽게 추고할 수 있는 것에 불과한 것일 것  셋째, 특허발명에 비해 기술적 가치에서 뒤지는 것이 당업자에게 자명한 것을 필요로 한다.

이론적 근거로 우회발명을 균등하다 하여 기술적 범위에 속한다고 하는 근거는 무엇인가?
만약 이상과 같은 우회발명을 기술적 범위에 속하지 않는다고 하여, 이것을 실시하는 행위를 침해가 아니라 하여 방치한다면, 현저하게 정의와 공평에 반하여 발명보호를 목적으로 하는 특허법의 취지에 반하는 것은 물론 이상과 같은 발명인 한, 이를 균등하다하여 기술적 범위에 속하도록 해석하는 것은 특허법의 목적에 비추어 시인되어야 한다.
 
더구나 그렇게 함으로써 법적 안정성을 해치지 않고 특허법 제70조의 취지에 반하지 않음은 물론이다. 그리고 또 법제70조의 문리해석상도 「특허청구범위의 기재에 의거하여」기술적 범위를 정한 것이라고 말할 수 없는 것은 아니므로 이 점에서도 우회발명은 균등하다 할 수 있을 것이다.

(2) 불완전이용발명론
불완전이용발명은 특허발명과 균등하다 하여 그 기술적 범위에 속한다고 하는 설이다.
불완전이용의 발명은 생략발명 또는 개악발명(改惡發明)이라고 하지만 구성요건의 일부를 생략 또는 다른 것과 치환한 것이며, 특허발명이 목적하는 효과를 충분히 발휘할 수 없는 것이다. 이 점에서 불완전이용의 발명은 우회발명과 다르다. 또 구성요건의 일부를 생략해 보아도 균등(통설적 균등)범위에 그치는 것(균등발명)과도 다르다.

본래 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항만이므로 그 중 하나가 결여되고 더구나 작용효과가 그만큼 뒤지는 피고제품 방법은 기술적 범위에 속한다는 주장은 원칙적으로 인정되어 있지 않다.

따라서 불완전이용론이 성립되기 위해서는 통상의 균등론적 성립요건 외에 특별한 성립요건을 필요로 한다고 풀이한다.

즉 ① 특허발명과 동일한 기술적 사상에 의거하면서, 특허청구범위 중 하나로 비교적 중요도가 낮은 것을 생략하는 것일 것  ② 특허발명이 이미 공지이므로 이것에 의거해서 생략등을 하기가 극히 수월할 것  ③ 생략하므로써 특허발명보다 효과가 뒤지는 것이 명백할 것

따라서 기술적 완전을 기여하는 한 그같은 생략 등을 할 까닭이 없다고 추인되는 것이며, 특허청구범위를 알고 이것에서 피하기 위해 굳이 기술적으로는 뒤지는 것이 분명한 수단을 채택했다고 추인되어도 어쩔 수 없는 것일 것  ④ 그와 같이 개악하는 것에 의해서도 아직 특허발명출원 전의 기술에 비해 작용효과상 뛰어난 것일 것을 필요로 한다.

상기와 같이 불완전이용발명에서 4개의 조건을 갖출 경우에는 법적 안정성을 해칠 염려도 비교적 적고, 또 균등론과는 특징적인 면에서 공통점을 가지므로 균등론을 인정하는 것과 같은 취지하에 기술적 범위에 속한다고 할 수 있는 경우도 있을 것이다.
 
이 경우 출원인이 불완전한 것을 명백하게 의식하고 이것과 비교해서 완전한 것의 효과를 강조하고 있을 때는 불완전한 것을 의식적으로 제외하고 있는 것이라 할 수 있으므로 불완전이용발명설은 성립되지 않는다. 
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