[홍성표 변리사의 특허상식] 촉매의 사용과 이용발명의 성립 여부에 관하여

특허뉴스 이성용 기자 | 기사입력 2016/01/02 [10:46]

[홍성표 변리사의 특허상식] 촉매의 사용과 이용발명의 성립 여부에 관하여

특허뉴스 이성용 기자 | 입력 : 2016/01/02 [10:46]

화학발명에서 촉매를 사용한 것이 기본발명을 그대로 이용한 것인지 여부에 관해서는 판례의 입장에 변화가 있었다. 초기 대법원의 판결은 대법원 1992. 10. 27 선고 92다8330 특허권침해금지 판결에서와 같이 화학물질의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것으로서 촉매를 사용하는 발명이 촉매에 관하여 언급이 없었던 기존발명의 이용침해가 되지 않았다고 보았다.
 
그러나 이 판결에 대하여는 학계와 실무계에서 많은 비판이 이었다. 부가된 공정이 무가치한 것인 경우에만 이용발명에 해당하는 것처럼 본 점, 이용발명을 마치 기계나 장치의 발명에만 한정 하는 것처럼 판시한 점, 이용발명에 있어서 선행특허발명의 요지를 그대로 포함한다는 것은 물리적인 측면에서 포함한다는 것이 아니라 구성요건의 기술적 사상측면에서 그대로 포함한다는 뜻임에도 불구하고 위 판결은 화학물질의 제조방법 발명에 있어서 부가된물질이 반응에 전혀 관여하지 않아야 된다는 취지로 판시한 점, 또한 촉매의 경우는 마치 윤활유처럼 반응에 관하여 수율을 향상시킬 뿐 반응 후에는 따로 남아 있는 것이어서 목적 물질의 하나를 구성하지 않기 때문에 촉매를 사용하는 후원발명은 선행발명의 기술적 요지를 그대로 포함한다고 보지 않을 수 없다는 점 등이 비판의 이유로서 제시되었다.
 
이러한 비판을 수용하여 대법원은 2001. 8. 21. 98후522 판결하였다. 이는 전원합의체 판결은 아니지만, 사실상 종전의 판례의 입장을 떠나서 화학발명에 있어서의 촉매 사용과 이용발명의 관계를 정립하는 판결로 받아들여지고 있다.

(1) 대법원 1882. 10. 22. 선고 92다8330 특허권침해금지 판결
선행발명과 후발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문개정되기 전의 것) 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 기계, 장치 등에 관한 발명의 경우에 있어서는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고, 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 할 것이나 방법의 발명 특히 화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계, 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉매 등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호 반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 입증하기가 극히 곤란하여 기계, 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수 없다 할 것이고, 특히 화학물질의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매 사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매 사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선발명을 이용한다고 볼 수 없고, 따라서 선행발명의 권리범위의 영역밖에 있는 것이다. 또한 가사 촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로하고 있었던 것이라고 할 수 없는 것이므로 비록 원고의 특허방법과 피고의 제조방법이 그 출발물질과 반응물질, 생성물질이 동일하다 하더라도 촉매를 사용한 피고의 제조방법은 그 기술적 구성의 면이나 생성물질의 수율, 순도, 반응시간, 반응조건, 반응용매 등의 작용효과면에서도 상당한 차이가 있으므로 원고의 특허방법과 상이한 발명이다.

(2) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결
선 특허발명과 후 특허발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명내에선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다 할 것이며(대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결 참조), 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 할 것이다.
  또한 화학반응에 있어서 촉매라 함은 반응에 관하여는 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에도 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 감안하면, 화학물질의 제조방법의 발명에 있어서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성 즉, 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로 촉매의 부가로 인하여 수율의 현저한 상승을 가져온 경우라 하더라도 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다. 
 
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