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[홍성표 변리사의 특허상식] 생략발명 및 불완전이용발명의 인정 여부
특허뉴스 이성용 기자 기사입력  2018/02/01 [14:34]


가. 의의
대상 판결의 소송 진행 중에 있는 실용신안권리자의 A는 등록고안의 전제부 구성은 원적외선 발명과는 전혀 관계가 없는 중요하지 않은 구성요소로서 이를 생략하더라도 이 사건 등록고안의 기술적 목적을 달성할 수 있으므로 전제부 구성이 생략된 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장함으로써, 생략발명에 의한 침해를 주장하였다. 이와 같은 생략발명이나 불완전이용발명이 특허침해를 구성하는 소송실무에서 자주 문제된다.

특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 생략발명과 여기에 일정한 구성요소를 더 부가한 불완전이용발명은 모두 특허발명의 구성요소 일부가 결여되었다는 점에서 모든 구성요소를 포함하는 문언침해 또는 구성요소의 치환 내지 변경이 있는 균등침해에는 해당하지 않는다. 그럼에도 불구하고 생략발명이나 불완전이용발명이 특허침해의 근거로서 종종 거론되는 이유는 많은 경우에 특허발명의 모방을 시도하는 자는 특허발명을 그대로 실시하거나 일부 구성요소의 단순치환을 시도하는 자는 특허발명을 그대로 실시하거나 일부 구성요소의 단순치환을 시도하는 것보다는 구성요소의 일부를 생략하는 방법으로 특허침해를 회피하려는 경향이 강하기 때문이다.

나. 우리나라 판례
생략발명 및 불완전이용의 법리에 관하여 특허법원의 판결을 보면, 대체로 두 가지 입장이 있다.  첫 번째는, 특허침해의 한 유형으로서의 생략발명 및 불완전이용의 법리 자체를 인정하지 않는 입장이고,  두 번째는 생략발명 및 불완전이용발명이라도 인정한 요건 하에 특허침해로 될 수 있다는 입장이다. 후자의 입장을 취한 특허법원 판결들도 그러한 법리만 제시하였을 뿐 그 법리를 적용하여 특허침해가 된다고 판단한 경우는 없다.
 
생략발명 및 불완전이용의 법리 자체를 인정할 수 없다고한 사례로는 특허법원 2000. 9. 1. 선고 2000허860 판결(확정), 특허법원 1999. 12. 16. 선고 98허3019 판결(확정), 특허법원 1999. 6. 3. 선고 98허8632 판결(확정)이 있다.  위 특허법원 2000. 9. 1. 선고 2000허860 판결(확정)은, 확인대상고안이 등록고안과의 저촉관계를 회피하기 위하여 등록고안의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 구성을 생략한 경우에 성립하는 불완전이용에 해당되어 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 보건대, 실용신안법은 실용신안 등록청구범위의 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 규정하고 있고(실용신안법 제8조 제4항 제3호), 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로서 어떠한 사항을 등록청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으며, 출원인은 출원 후에도 출원공고결정등본의 송달 전에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 등록청구범위를 증가 감소 또는 변경하는 보정을 할 수 있으나, 출원공고결정등본 송달 후에는 등록청구범위의 확장적 변경이 허용되지 않는 점{구 실용신안법(1997. 4. 10 법률5330호로 개정되기 이전의 것) 제47조 내지 50조}, 등록고안의 기술적 법위는 그러한 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 점(실용신안법 제209조에 의하여 준용되는 특허법 제97조) 등에 비추어 볼 때, 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 하나로 등록청구범위에 기재하였음에도 권리행사의 단계에서 그 사항은 당해 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용할 수 없다 할 것이고, 따라서 생략된 구성요소가 그 등록고안에 있어서 중요한지 여부, 이를 생략하는 것이 용이한지 여부 등 이른바 불완전이용관계의 성립 여부를 살필 필요 없이 이 사건 등록고안의 등록청구범위에 기재된 구성요소의 이루를 생략한 확인대상고안은 그 등록고안의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 판시하였다.
 
반대로 생략발명이나 불완전이용의 법리를 인정한 사례로는 특허법원 2004. 9. 23.. 선고 2004허1236 판결(상고), 1999. 12. 23. 선고 98허8014 판결(확정), 1999. 8. 26. 선고 99허2389 판결(확정) 등이 있다. 위 특허법원 2004. 9. 23. 선고 2004허1236 판결은 “하나의 청구항에 복수의 구성요소를 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여하면 원칙적으로 그 청구항의 권리범위에 속하지 않게 되고 복수의 구성요소 각각에 독립된 보호범위를 주장하는 것은 허용되지 아니하며, 어느 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어나기 위하여 특허발명의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하기 때문에 그 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략발명이나 불완전이용발명에 해당된다고 하려면, 특허발명과 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 특허발명이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우이어야 하며, 특허발명의 필수적 구성요소를 결여함으로써 특허발명이 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없다”고 판시하였다.

기사입력: 2018/02/01 [14:34]  최종편집: ⓒ e-patentnews.com
 
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