1. 간접침해의 판단기준

특허법 제127조 제1호의 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 생산 양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범이 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산  양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같은 취급을 받도록 한 것이다.

따라서 위 규정에서 특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미한다고 보아야 하므로 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함된다.
 
한편, 특허권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산 양도 등의 행위는 그 물건이 특허발명 물건의 ‘생산’에만 사용되어야 하므로 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 특허발명의 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건으로 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는 바, 여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고 , 단순히 이론적 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다.

2. 판례

가. 간접침해를 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우, 확인대상발명은 특허발명의 일부 구성에 해당되는 부분을 실시품으로 특정하여야 한다고 한 사례

원고(심판청구인)는 피고가 실시하고 있는 확인대상발명의 구성을 원고의 특허발명과 대응되는 구성을 갖춘 실시품 전체로 특정하여 주위적으로 직접침해를, 예비적으로 간접침해를 주장하고 있다. 그런데 직접침해에 대하여는 피고가 확인대상발명을 실시하고 있음을 인정할 근거가 없어 부적합하다. (중략)
한편, 상대방의 실시품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하여 특허발명의 간접침해를 구성함으로써 특허발명의 권리범위에 속한다는 판단을 구하기 위해서는 확인대상발명을 특허발명에 대응되는 전체 실시품이 아니라 특허발명의 일부 구성에 해당되는 부분 실시품으로 특정하여야 한다.
그런데 원고는 예비적으로 피고의 실시품인 스팽글이 특허발명의 생산에만 사용하는 것이어서 간접침해에 해당한다고 주장하면서도, 확인대상발명을 스팽글이 아니라 스팽글이 봉착된 자수물로 특정하여 심판을 청구하고 있으므로 등록고안심판청구는 간접침해로 인하여 권리범위에 속하게 되는지 여부이 판단과 관련하여서는 본안에 나아가 파난하기에 앞서 확인대상발명을 제대로 특정하지 못한 것이어서 역시 부적합하다.

(특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허6716 판결)
나. 간접침해의 요건 및 발명이 공지되어 간접침해가 될 수 없다고 한 사례

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 제조 판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당되고,  위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하는 점은 특허권자가 주장 입증하여야 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580판결 참조)  그런데 기록에 비추어 관련증거를 살펴보아도, 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 함성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복제로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접착되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아 볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소61-26036(을 제18호증)을 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는 바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로  피고가 이를 제작 판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에해당한다고 볼 수 없을 것이다.
  

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