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[홍성표 변리사의 특허상식] 특허법상 이용발명의 인정범위
특허뉴스 이성용 기자 기사입력  2018/04/01 [06:39]


특허 실시상의 이용발명은 순전히 실시면에서 이용관계가 성립하는 경우이므로 별도로 이용관계의 성립범위를 논할 필요는 없고, 다음에서는 사상관련 이용발명을 중심으로 발명의 유형에 있어서 물질의 발명, 기계 장치 및 물건의 발명, 방법 발명으로 구분하여 각각의 경우 이용발명의 성립의 기준 및 그 인정범위를 살려보면 다음과 같다.
 
1. 물질의 발명에 있어서의 이용관계

우리 나라에서는 1986. 12. 31 특허법의 개정으로 물질특허제도를 전면 도입하였다.
먼저 물질을 구성하는 성분의 비율을 변경하는 경우는 물질의 본질적인 성격에 영향을 미치지 않는 한 침해를 구성하나, 그 물질의 기능적 성격에 변화를 초래한 때는 침해가 아니라  고 한다. 그리고 후술하는 바와 같이 물질을 구성하는 성분의 부가나 생략이 있는 경우 요소의 부가는 침해를 구성하고 요소의 생략은 침해로 되지 않는다는 일반원칙이 적용될 수 없음은 물질을 구성하는 성분의 변경은 물질의 실질적 성격의 변화를 초래하는 경우가 많아 전혀 별개의 발명이 성립될 수 있기 때문이다.
 
요컨대 물질의 발명에 있어서 침해의 성부는 오로지 성분의 실질적 동일성 및 그 비율의 실질적 동일성 여부에 달려 있고, 따라서 그 판단은 물질 전체의 성질이 실질적으로 변경되었는가 아닌가의 여부에 의한다고 할 것이다.
 
2. 기계, 장치 및 기타 물건의 발명에 있어서의 이용관계
    
선행발명의 대상인 기계, 장치 및 물건에 어떤 부품을 부가하더라도 그것이 선행발명을 전제로 하고 있는 한에 있어서는 선행발명을 이용하는 관계에 있는 것은 명백하며, 후의 발명 가운데 선행발명의 대상물이 엄연히 존재하고 있는 것이므로 후의 발명의 실시는 필연적으로 선행발명의 실시를 수반하게 되는 것이다. 즉 기계 및 장치에 대하여 어떤 부품을 부가함으로써 선행발명보다 기술적으로 훨씬 우수하게 한 것이라도 선행발명을 이용하였다는 점에서 이용관계는 성립되며, 부품의 부가라고 하는 기술 내용은 필연적으로 어느 기계나 장치의 존재를 전제로 하고 있으므로 이미 존재하는 물건의 기술적 사상으로서의 일체성을 파괴하거나 변경하지 않은 채 부품을 부가하는 것은 그 작용효과를 증대시켰다 하더라도 선행발명이 존재함을 숨길 수 없기 때문이다. 그러나 선행발명의 사상적 일체성을 파괴하는 방법으로 부가가 이루어진 경우에는 그것은 이미 부가가 아니라 별개의 발명이므로 이용관계는 존재하지 않는다. 그러나 부가와는 달리 선행발명의 중요한 구성요건을 생략하는 경우는 이용관계가 성립하지 아니한다.
 
다음으로 기계, 장치의 일부 또는 전체에 걸쳐 변경을 가하는 경우는 그 변경이 부가로 인정되는 때에는 이용이 될 것이나 아닌 때에는 이용의 문제라기보다는 오히려 발명의 동일성의 문제일 것이므로 앞서 본 경우가 다를 바가 없다. 
 
3. 방법의 발명에 있어서의 이용관계
   
물질이나 기계, 장치 기타 물건의 발명에 있어서의 이용관계 성립의 기준은 방법의 발명에 있어서는 그대로 적용될 수 없다. 방법의 발명은 대부분이 시간적 요소를 포함한 3차원적 성격을 갖고 있으므로 정적인 발명인 다른 발명들과는 비교할 수 없기 때문이다. 방법의 발명이라도 물건을 생산하지 않는 방법의 발명, 예컨대 조작방법이나 사용의 대상인 물건에 의하여 그 내용이 특정되므로 이용여부를 판단할 수 있을 것이나 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서 이러한 기준을 일률적으로 적용하기가 곤란한 것은 출발물질, 조작방법, 목적물질 등 뿐만 아니라 온도, 반응시간 등 여러 가지 구성요건들이 유기적으로 결합되어 있어 구성요소에 대한 단순한 부가만으로는 이용관계가 성립된다고 단정할 수 없으며, 부가로 인하여 선행발명의 성질이 완전히 변화하는 경우가 태반이기 때문이다.
 
먼저 선행발명의 공정에 부가가 있는 경우로서 공정의 부가가 선행발명의 공정의 개시 전 또는 완려 후에 있을 때에는 이용관계의 성립을 인정할 여지가 있으나 선행발명의 공정의 중간단계에 새로운 공정을 삽입할 때에는 선행발명의 공정이 도중에서 분단되어 발명의 동일서이 파괴되므로 이용이라고 단정하기 곤란하며, 동일성이 파괴되지 않는 경우에만 이용의 성립을 긍정할 수 있을 것이다.
 
반면에 물질이나 조건의 부가가 있는 경우에는 이러한 부가가 전체 공정에 영향을 줄 수 있으므로 일률적으로 말할 수는 없고 물질이나 조건의 부가로 발명의 본질이 변경되었는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다. 예컨대 선행발명이 신규물질을 제조하는 방법에 관하여 개척발명이고 이에 대해 후행발명이 촉매 등을 사용하여 반응조건을 달리하여 선행발명보다 어느 정도 향상된 수율을 올리는 것이라면 개척발명의 보호범위를 넓게 인정하여 이용관계의 성립을 긍정할 수 있지만 이미 생산방법은 알려져 있고 다만 그 생산수율이 문제가 되는 발명에 있어서는 반응조건을 달리하여 수율을 향상시킨 경우에는 그 후행발명의 이용관계의 성립을 부정할 수 있을 것이다.
 

기사입력: 2018/04/01 [06:39]  최종편집: ⓒ e-patentnews.com
 
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