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[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 22장
특허뉴스 박진석 기자 기사입력  2018/02/01 [13:43]


Q. 특허청구범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)
 
① 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.

② 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 청구항에 기재딘 복수의 구성요소를 분해한 후 각각에 대하여 진보성 여부를 판단한다.

③ 특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 발명의 기술내용 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이다.

④ 특허청구범위에 기재된 사항만으로 출언발명의 기술적 구성을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재부분을 보충하여 기술내용을 확정한다.

⑤ 특허청구범위가 기능적 표현을 포함하는 경우에 심사관은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여 그렇지 않다고 인정되는 경우 특허법 제42조(특허출원) 제4항 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다.
 
<관련 법령>
  특허법 제42조(특허출원) ④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
 
<해설>
① 특허법 제42조 제4항에 의할 때 맞는 말이다.
② 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결). 따라서 틀린 말이다.
③ 특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 특허발명의 기술내용의 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 그 기재만으로 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정하여야 한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결, 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결 등 참조). 따라서 맞는 말이다.
④ 위 판례와 동일하다. 따라서 맞는 말이다.
⑤ 특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구 범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7.23. 선고 2007후4977 판결). 이러한 해석에 의해서도 발명의 내용을 확정하지 못하는 경우에는 청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 아니함을 이유로 거절할 수 있다 할 것이다. 따라서 맞는 말이다.
 
정답은 ②번이다.

Q. 특허출원 또는 특허발명의 특허청구범위가 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
[청구항 1] ---장치
[청구항 2] 청구항 1에 있어서, ---장치
[청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ---장치
[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ---장치
 
① 독립항인 [청구항1]이 진보성이 없는 경우에는 그 종속항인 [청구항 2], [청구항 3], [청구항4]도 당연히 진보성이 없어 특허를 받을 수 없다.

② 종속항인 [청구항 3] 전체가 신규성이 없는 경우에는 [청구항 1] 및 [청구항 2]도 당연히 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.

③ 종속항인 [청구항 3]과 [청구항 4]에 있어서의 “또는”이라는 기재는 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이므로 특허를 받을 수 없다는 심사관의 거절이유는 타당하지 않다.

④ [청구항 4]는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2 이상의 항을 인용한 [청구항 3]을 인용하고 있으므로 특허청구범위의 기재방법에 위배되어 특허를 받을 수 없다.

⑤ 특허등록된 청구항 전체에 관하여 권리범위확인심판청구가 제기되어 있는 경우에 종속항인 [청구항 3]에 관한 심판청구를 취하하지 아니한 채 독립항인 [청구항 1]에 관한 심판청구를 취하할 수 있다.

<관련 법령>
특허법
제135조(권리범위 확인심판) 2항. 제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.
특허법시행령
제5조 (특허청구범위의 기재방법) ①법 제42조제8항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
②청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.
③ 삭제
④종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.
⑤2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
⑥2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.
⑦인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.
⑧각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.
 
<해설>
① 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.
요약하면, 독립항 진보성○ → 종속항 진보성○, 독립항 진보성× ? 종속항 진보성×
따라서 틀린 답이다.
② 그러나 이와는 반대로 종속항이 신규성이 위반되었다면 그 종속항이 인용하는 독립항이나 종속항은 당연히 신규성 위반이 된다. 따라서 옳은 답이다.
③ 특허법 시행령 제5조 제5항에 의해, 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. “또는”은 청구항의 택일적인 기재의 표현으로써 적절하다. 따라서 옳은 답이다.
④ 2 이상의 항을 인용하는 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. 따라서 옳은 답이다.
⑤ 특허법 제135조 제2항에 의해, 제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 종속항은 불필요한 기재의 반복을 피하고 실질적으로 청구항을 구분될 수 있게 기재하는 데에 의의가 있는 것이기 때문에, 심판청구의 취하에 있어서 독립항과 종속항 일체의 제약이 있는 것은 아니다. 따라서 옿은 답이다.

 정답은 ①번 이다.

기사입력: 2018/02/01 [13:43]  최종편집: ⓒ 특허뉴스
 
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