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[이재성 변리사의 변시특강] 변리사시험 지상특강 25장
특허뉴스 이성용 기자 기사입력  2018/05/01 [13:03]


Q. 특허법상 심결취소소송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)



① 특허발명에 관한 권리범위확인심판 심결취소소송의 상고심 계속 중 그 특허의 정정심결이 확정된 경우, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 확인대상발명이 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리ㆍ판단한 원심판결에는 민사소송법상 판결에 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 바뀐 때에 해당하는 재심사유가 존재한다.



② 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 또는 신의칙 위반으로 볼 수 없다.



③ 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청장은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유가 아닌 한 심결에서 판단되지 않은 사항을 심결의 결론을 정당하게 하는 사항으로 주장ㆍ입증할 수 있다.



④ 특허발명을 무효로 한다는 주문의 심결을 취소한 판결의 확정 후에 다시 특허심판원에서 심리가 행해지는 취소확정판결에 따른 심판사건에서, 취소된 심결에서 채택한 무효사유와 다른 무효사유로 당해 특허발명을 무효로 한다는 주문의 심결을 다시 하는 것은 취소확정판결의 기속력에 저촉된다.



⑤ 특허법원은 특허심판원의 심결에 대한 취소청구가 이유 있다고 인정하더라도 그 심결에서 판단의 대상이 된 특허청의 결정을 취소할 수 없다.



<관련 법령>
특허법 제178조(재심의 청구) ①당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.
②「민사소송법」 제451조 및 동법 제453조의 규정은 제1항의 재심청구에 관하여 이를 준용한다.
민사소송법 제451조(재심사유) ①다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.
8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때
특허법 제186조(심결 등에 대한 소) ①심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
②제1항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다.
③제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일이내에 제기하여야 한다.
④제3항의 기간은 불변기간으로 한다.
⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다.
⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.
⑦제162조제2항제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조제1항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다.
⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.
특허법 제189조(심결 또는 결정의 취소) ①법원은 제186조제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
②심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.
③제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.



<해설>
① 특허법은 정정심판에 의해 청구범위를 정정할 수 있도록 규정하고 있습니다. 그리고 정정이 확정되면 정정 후의 명세서에 의해 특허권이 설정된 것으로 봅니다. 그런데 정정하기 전의 청구항을 대상으로 하여 권리범위확인심판 심결취소소송이 계속 중, 심결의 대상이 되는 청구항이 정정으로 변경이 생겼다면 정정 전 청구항에 대한 판단은 정정 확정으로 존속하지 않는 것에 대한 것이 됩니다. 이에 대해 대법원은 2009.4.9. 선고 2008후2169 판결에서 다음과 같이 판시하고 있습니다. 「피고의 정정심판청구에 의하여 원심판결 선고 이후인 2009. 1. 9. 이 사건 제3항 발명의 청구범위를 정정하는 심결이 내려져 그 무렵 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 제3항 발명은 특허법 제136조 제8항에 의하여 정정 후의 명세서에 의하여 특허출원 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다. 따라서 정정 전의 이 사건 제3항 발명을 대상으로 하여 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항제8호 소정의 재심사유가 있다.」 따라서 맞는 말입니다.
② 특허법원 2007.10.5. 선고 2007허647 판결에서는 「적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있어서 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및 증명하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수 있는 점, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 확인대상발명의 보정이 허용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 데 그친 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보임에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.」라고 판시하였으나, 대법원에서는 「심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적ㆍ절차적 위법성여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장ㆍ입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리.판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등 참조).」라는 법리에 근거하여 「특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없으므로, 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다(대법원 2009. 5.28. 선고 2007후4410 판결).」라고 판시했습니다. 따라서 맞는 말입니다.
③ 이에 대해 대법원은 2003.2.26. 선고 2001후1617 판결에서 다음과 같이 판시하고 있습니다. 「거절사정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.」 따라서 맞는 말입니다.
④ 이에 대해 대법원은 다음과 같이 판시하고 있습니다. 「심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다(대법원 2002.12.26. 선고 2001후96 판결).」 따라서 심결취소판결의 결론을 변복하기에 족한 증명력을 가지는 새로운 증거가 새로 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 경우에는 기속력에 저촉되지 않습니다. 따라서 틀린 말입니다.
⑤ 특허법 제189조에 근거하여 특허법원은 심결 취소의 소가 제기된 경우 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 하고, 심판관은 특허법원 판결에 기속되어 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 해야 합니다. 따라서 특허법원은 직접 특허청의 결정에 대한 취소판단을 할 수 없습니다. 따라서 맞는 말입니다.



정답은 ④번이다.
 
 


기사입력: 2018/05/01 [13:03]  최종편집: ⓒ 특허뉴스
 
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