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[지식재산 활용백서⑤] 상표권 확보하기
 
특허뉴스 염현철 기자   기사입력  2019/04/30 [22:02]

▲ 강력한 브랜드 상품     © 특허뉴스

 

상품의 이름인 브랜드가 없다면 우리는 그 상품을 가리키고, 주문하고, 재구매하고, 평가하기가 매우 곤란할 것이다. 또한 기업은 자사의 제품을 경쟁사의 제품과 구별하게 하고, 장점을 광고하여 수요자들의 구매를 창출하고 장기적인 신뢰를 회득하는 것이 거의 불가능할 것이다. 이처럼 브랜드는 우리에게 좋은 물건을 선택할 수 있는 기회를 주고, 기업에게는 필수적인 경쟁수단이다. <편집자>

 

기업 생존의 핵심 수단, 브랜드

 

기업의 입장에서 브랜드에 대해서 좀 더 살펴 보자. 여러분은 매일같이 신제품에 대한 뉴스를 접하게 된다. 요즘은 하루가 멀다 하고 프랜차이즈 카페가 오픈을 한다. 그러나 그런 제품이나 카페들 중에서 1년 이상 살아 남는 것은 20~30%도 채 되지 못한다. 반면 초코파이나 박카스처럼 오랫동안 사랑을 받는 상품도 있고, ‘스타벅스 STARBUCKS’처럼 1등의 자리를 굳건히 지키고 있는 카페도 있다. 과연 어떤 차이가 성공과 실패를 가르는 것일까? 물론 여러가지 성패의 요인들이 있겠지만, 양자의 가장 큰 차이는 브랜드라고 할 수 있다. 아무리 우수한 제품이나 좋은 원두를 쓰는 카페라도 수요자들에게 장점을 각인시켜 재구매를 유인하는 과정이 필요한데, 그 역할을 하는 것이 바로 좋은 브랜드이기 때문이다.

 

옷이 날개라고 하듯이 좋은 브랜드는 기업과 제품에 대한 호감도를 상승시킨다. 미국에서 아름다운 여성 두 명의 사진을 보여주면서 어느 쪽이 더 예쁜지를 묻는 소비자 조사가 있었다. 응답은 5050으로 나뉘었다. 그리고 다음 번에는 한 쪽 사진에는 제니퍼라는 이름을 표시하고, 다른 쪽 사진에는 거트루드라는 이름을 표시하여 다시 질문을 하자, 제니퍼가 더 예쁘다는 응답이 80%에 이르렀다고 한다.

 

▲ 상표권 창출 및 활용 프로세스     © 특허뉴스

 

이러한 사례는 우리나라에서도 찾아 볼 수 있다. 독일 회사인 라이카(Leica)D-LUX 카메라와 일본 회사인 파나소닉의 루믹스 DMC-LX100 카메라는 동일한 제품인데도 라이카 브랜드가 붙은 제품의 가격이 파나소닉 브랜드가 붙은 제품에 비해 두배 정도가 비싸다. 그 이유는 카메라 분야에서는 라이카의 브랜드 파워가 파나소닉을 압도하기 때문이다.

 

제품 마케팅의 핵심은 '브랜드'

 

기업들은 혁신적인 기술을 개발하거나 히트상품을 만드는데 그치지 않고, 더 나아가 경쟁자들이 등장해도 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있는 방법을 찾게 되는데, 브랜드야 말로 그 마법의 돌이라고 할 수 있다. 필립 코틀러(Philip Kotler)좋은 브랜드는 지속적으로 평균 이상의 수익율을 낼 수 있는 유일한 길이라고 한다. 이처럼 브랜드는 기업의 경영과 생존에 있어서 가장 중요한 수단 중의 하나인데, 변리사는 기업이 좋은 브랜드를 개발하고, 권리화하고 강력한 자산으로 발전시키는 과정에서 중요한 조력자로서의 역할을 한다.

 

경영학의 대가인 피터드러커는 기업경영의 기본적 기능은 단 두가지, 혁신과 마케팅이라고 정의했다. 좋은 제품을 만들어 그것을 잘 파는 것이 기업경영의 요체인데, 마케팅에서 가장 중요한 것이 브랜드다.

 

변리사가 수행하는 상표 관련 업무는 상표의 개발-검색-출원-등록에 이르는 권리화 단계, 상표의 적절한 사용과 라이선싱, 브랜드 매각 등을 통한 경제적 이용 단계, 상표권 침해에 대한 단속과 민형사 조치 등을 포함한 보호 단계, 상표권의 평가와 존속기간 갱신, 브랜드 리뉴얼, 방어출원 등을 포함한 유지관리 단계 등으로 구성된다. 이같은 활동은 언제나 기업의 브랜드 경영전략이라는 큰 틀을 염두에 두고 기획실행되어야 좋은 결과를 낼 수 있다. 그리고 변리사는 이 같은 기업의 상표업무 전반에 걸쳐 파트너로서의 역할을 수행하므로, 법률적 지식뿐만 아니라 기업의 경영에 대한 기본적인 지식도 갖출 필요가 있다.

 

상표권 분야도 전문성이 필수

 

신제품의 개발과 출시, 경쟁사 견제 등을 위한 전 과정에서 지식재산권은 핵심적인 역할을 한다, 여러 지식재산권 가운데 브랜드의 개발 단계에서 변리사가 어떤 일을 하는지 살펴보자. 상표는 상품의 출처를 식별하게 하기 위하여 사용하는 것이므로 소위 식별력(識別力)이라는 것이 있어야 한다. 일반적으로 상표가 상품의 특성을 직감시키는 경우에는 식별력이 약하고 상품과 무관한 단어나 도형으로 된 경우에는 식별력이 크다고 한다. 식별력이 약한 상표는 상품에 관한 정보를 전달하는데 유리하지만 그러한 상표는 누구든지 사용할 수 있어야 하기 때문에 특허청이 상표등록을 인정하지 않는다. 따라서 기업의 담당자는 어떤 상표를 선택할 것인지, 그리고 변리사의 도움을 받아 선택한 상표가 상표등록을 받을 수 있는 것인지를 체크하고 그 결과에 대한 대비를 해 두어야 한다.

 

예를 들어, 프랜차이즈 커피브랜드인 스타벅스(STARBUCKS)가 캔커피 시장 진출을 기획하고 있다고 하자. 회사의 브랜드매니저는 좋은 원두로 진하게 추출했음을 강조하기 위하여 ‘DoubleShot’을 브랜드로 사용하고 싶어한다. 그러나 커피 분야에서 ‘Doubleshot’에스프레소가 두 잔 들어간 커피‘, ’농도가 2배인 커피등의 의미로 사용되기 때문에 그 자체만으로는 상표등록이 어려울 수 있다. 이 경우에 기업의 상표 담당자는 등록이 거절될 가능성이 있더라도 ‘Doubleshot’ 만으로 된 상표를 출원할 것인지 아니면 ‘STARBUCKS Doubleshot’을 출원하여 안전하게 등록을 받을 것인지를 결정해야 하며, 그 과정에서 변리사의 조언이 필요하다.

 

이 같은 고민은 후발주자도 마찬가지이다. 경쟁사의 신제품 브랜드가 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 경우에 후발주자는 미투전략이나 차별화전략 중의 하나를 선택해야 한다. 다시 말해서 앞서가는 브랜드를 따라할 것인지, 아니면 선발브랜드와 핵심키워드, 브랜드컨셉, 언어감정 등을 달리하여 차별화함으로써 선발브랜드와 진검승부를 할 것인지를 결정해야 하는데 그 과정에서 변리사의 경험과 지식이 꼭 필요하게 된다.

 

▲ 상표심사절차도     © 특허뉴스

 

상표권 보호대상

 

상표법은 상표와 수요자의 이익을 보호한다.53) 다른 산업재산권법은 지식재산에 대한 보호, 즉 권리자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 하지만 상표는 수요자의 이익 또한 그 보호대상이 된다. 상표도 다른 지식재산과 마찬가지로 출원과 심사를 거친 후 설정등록이 될 때 비로소 상표권이라는 독점적인 지식재산권으로서 보호를 받는다.

상표는 상품의 추상적인 출처를 표시하고, 타인의 상품과 구별되도록 하는 상품에 대한 식별 표장이다. 표장은 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것 뿐만 아니라, 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것과 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것을 포함한다(상표법 제21호 가목 내지 다목).

, 현행 상표법은 기호상표, 문자상표, 도형상표, 입체상표, 결합상표뿐만 아니라 색채상표, 소리상표 및 냄새상표도 인정하고 있다. 한편 소리상표와 냄새상표의 경우 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현될 것을 요구하고 있다.

 

▲ 지식재산의 주요 분야     © 특허뉴스

 

상표에는 협의의 상표, 서비스표, 단체표장, 지리적 표시, 동음이의어 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장, 업무표장 등 그 종류가 매우 다양하다. 상표는 아니지만 상표와 유사하게 사용되는 것들이 있다. 상호, 도메인네임 및 트레이드 드레스 등이 이에 해당한다. 그 사용의 태양에 따라 상호나 도메인네임의 사용이 상표권을 침해할 수 있다. 반대로 저명한 상호나 도메인네임도 타인의 모방상표를 저지하는 등 일정 범위 내에서 상표법상 보호를 받을 수 있다. 이러한 상표는 자타상품의 식별기능, 출처표시 기능, 품질보증 기능, 광고 선전 기능 및 재산적 기능을 갖는다.

 

상표권 등록 및 심사 절차

 

상표등록을 받기 위해서는 상표가 식별력이 있어야 하고 부등록사유에 해당하지 않아야 한다. 상표법은 식별력이 없는 상표를 예시하고 있다. 즉 보통명칭, 관용표장, 기술적표장, 지리적명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장에 해당하는 상표 및 기타 식별력 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 기술적표장, 지리적명칭, 흔한 성 또는 명칭 또는 간단하고 흔한 표장일지라도 상표로서 사용한 결과 식별력을 취득하면, 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 해 상표 출원해 상표등록을 받을 수 있다. 또한 지리적명칭은 특정상품에 대한 지리적표시인 경우에 지리적표시를 사용한 상품을 지정상품으로 해 지리적표시 단체표장등록을 할 수 있다.

상표출원인은 상표와 지정상품 및 그 유구분을 상표등록출원서에 기재해 출원한다. 출원된 상표출원에 대해 심사관이 심사를 한 후 특별한 하자가 없으면 출원공고한다. 출원공고된 상표에 대해 누구든지 이의신청을 할 수 있다. 출원공고 후 이의신청이 없으면 상표는 바로 등록 결정된다. 이의신청이 있는 경우 심사관은 상표출원을 다시 심사하는데 이의신청의 이유가 없으면 등록결정을 한다.

그렇지만 심사관이 이의신청에 따라 심사한 결과 이의신청이 이유가 있을 경우에 거절결정을 한다. 상표출원인은 거절결정에 대한 심판을 통해 다툴 수 있고, 거절이유를 극복하지 못한 경우에는 특허법원과 대법원에 소송을 제기해 다툴 수 있다. 심사에서 하자가 발견되면 심사관은 거절이유를 통지하는데 출원인은 의견서 또는 보정서를 제출해 거절이유에 대응할 수 있다.

상표권은 설정등록에 의해 발생하고, 설정등록이 있는 날로부터 10년간 존속한다. 다만 상표는 존속기간갱신등록출원에 의해 존속기간을 10년씩 갱신할 수 있다. 상표권자는 지정상품에 관해 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 또한 다른 지식재산과 마찬가지로 타인에게 전용사용권을 설정하거나, 통상사용권을 허락할 수 있다. 한편 상표권자가 배타적으로 사용할 수 있는 상표권의 범위는 등록된 상표와 지정상품의 범위내로 한정되지만 제3자의 사용을 금지하는 범위는 등록상표뿐만 아니라 이와 유사한 상표를 지정상품 및 이와 유사한 상품에 사용하는 경우에도 적용된다.


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기사입력: 2019/04/30 [22:02]  최종편집: ⓒ 특허뉴스
 
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