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[실전 특허경영⑦] 특허침해 판단 기준은?
 
특허뉴스 박진석 기자   기사입력  2019/05/29 [17:44]

 

최근들어 비즈니스 시장 범위가 전세계로 확대되면서 특허침해 또는 자유실시 여부(FTO, Freedom to Operate) 분석이 주목받고 있다. 우선, FTO 분석이 무엇인지, 언제, 왜 필요한지 살펴본다. 그 다음으로 FTO 분석 방법에 대해 살펴본다. <편집자>

 

 

▲ 핵심 특허 권리분석 내용     © 특허뉴스

 

특허침해 및 FTO 분석은 왜 필요한가?

 

FTO 분석은 주로 특허시장에서 특허의 구입, 판매, 라이선스 등 특허거래를 하거나, 제품 또는 공정을 사업화할 경우에 필요하다. 특허거래 시 특허권자가 비침해를 보증할 때 혹은 제품이 시장에 출시되기 전에 특허 침해 가능성이 있는지, 있다면 그로 인한 특허분쟁을 방지하기 위해서다.

그렇다면, 이를 방지하기 위해서는 어떻게 해야 할까? 바로 특허출원에 앞서 해당 기술의 기술분야에 대한 조사가 선행되어야 하는 것이 가장 첫번째이며, 지속적인 선행조사가 가장 바람직한 방법이다. 그리고 두번째가 바로 FTO 분석이다.

A회사가 사업을 진행하면서 X제품을 생산한다고 가정해 보자. 만약 X제품에 사용된 기술이 B회사가 보유한 만료되지 않은 유효한 특허권리범위’(이하 유효한 특허권리범위)에 포함될 수 있다면, A회사는 어떻게 해야 할까? 이럴 경우 FTO 분석을 해야 한다.

FTO 분석은 나의 실시기술이 사업화 예정 국가에서 타인의 유효한 특허권리범위를 침해하는지 여부, 또는 나의 특허가 타인의 유효한 특허권리범위를 침해할 위험이 없이 생산, 판매 등을 할 수 있는지에 대한 침해 가능성 분석이라고 할 수 있다. 지금부터 FTO 분석에서 사용되는 몇 가지 용어들에 대해 알아보자.

 

실시(Operate)란 무엇인가

 

특허침해란 정당한 권한 없이 업으로써 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 여기서 특허발명을 실시한다는 의미는 다음과 같다. 특허법 제2조 제3호에서 실시에 해당하는 행위를 (1) 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 (2) 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 (3) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 (2)의 행위 외에 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 규정하고 있다.

따라서, 특허침해란, 유효한 특허권리범위에 기재되어 있는 물건 발명, 방법 발명 및 물건을 생산하는 방법에 대해 특허권자의 권한 없이 생산, 사용, 대여 및 양도 등을 하는 행위를 말한다.

특허침해란정당한 권한 없이 업으로써 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 특허침해를 판단하려면 타인이 보유한 등록특허의 특허청구범위와 내가 소유한 특허 혹은 제품의 기술을 비교해 침해 여부를 판단하면 된다. 두 기술을 비교해 타인의 특허청구범위에 나의 특허발명 혹은 제품이 포함되면 침해가 성립되는 것이다.

예를 들어, 여러분이 A제품의 생산자이고 B업체에 납품을 하기로 했다. 여기서 B업체가 A제품에 대해 FTO분석을 요청했다고 가정해보자. 이때 여러분은 A제품이 경쟁업체가 보유한 특허권의 권리범위에 포함될 가능성에 대해 침해분석을 해야 할 것이다. 그렇다면, 선행되어야 할 것은 무엇일까. 특허를 조사하기에 앞서 침해가 성립되는 경우가 있고, 그렇지 않은 경우가 있다.

특허권의 침해가 성립하기 위해서는 (a) 특허권이 유효하게 존속할 것 (b) 특허발명의 특허청구범위에 포함되는 기술이 실시되고 있어야 할 것 (c) 업으로써 실시할 것 (d) 실시자가 정당한 권한이 없을 것 등을 모두 만족해야 한다. 특허 침해 성립 요건 중 a~d를 모두 만족하면 특허 침해가 성립된다. 그렇다면 먼저 특허가 유효한 상태인지는 어떻게 판단할 수 있을지 알아본다.

 

특허의 유효 여부 판단하기

 

특허권이 있는 경우에만 침해가 가능하다. 특허권이 있으면 있는 것이지, 없다는 건 무슨 말인가? 바로 내가 찾은 특허가 공개중이거나 심사중인 경우에는 침해가 성립하지 않는다는 뜻이다. , 특허가 공개중이 아닌 등록상태여야 하며, 그 등록여부 또한 유효할 경우에만 특허 침해가 성립될 수 있다. 그 이유는 특허권자는 등록된 이후에도 등록 연차료 납부를 중단하거나 지불하지 않을 수가 있는데, 이를 특허권자가 특허권을 포기한 것으로 간주해 특허권이 소멸되었다고 한다. 즉 등록특허이더라도 소멸될 수 있으며, 소멸된 이후에는 공지기술로서 누구나 사용할 수 있는 기술이 된다.

이에 따라 등록특허라도 소멸된 특허는 유효하지 않은 특허이며, 이 특허에는 특허침해가 성립하지 않는다. keywert 등 대부분의 특허 DB에서는 특허의 현재상태를 표시해주므로 간단하게 이를 확인할 수 있다.

 

▲ keywert의 선행기술조사보고서 화면     © 특허뉴스

 

따라서, A제품을 포함하는 특허를 찾았는데 그 특허가 심사중이거나, 소멸되었다면 문제가 되지 않는다. , 제품과 유사성이 높은 특허가 심사중인 경우에는 심사경과를 반드시 모니터링을 하는 등 검토가 필요하다.

또 특허는 독점권이 제한되어 있다는 것을 기억해 두어야한다. 특허는 보통 출원일로부터 20년까지 독점할 수 있으며, 그 기간이 지나게 되면 만료된다. 이 기간을 특허 존속기간이라고 하며, 만료일은 특허 존속기간 만료일이라고 부른다. , 특허침해는 이 존속기간 만료일을 확인해 만료일이 지나 소멸된 경우에는 특허 침해에 해당하지 않는다. , 일부 국가에서는 존속기간 만료일을 연장할 수 있는 제도가 있으며, 존속기간 만료일이 출원일로부터 20+a인 경우도 있으므로, 이에 대한 철저한 검토가 필요하다. 유료 특허DBkeywert에서는 미국 등 해외특허의 존속기간 만료일까지 자동으로 계산되어 표시되므로 복잡한 계산없이 존속기간 만료일을 바로 확인할 수 있다.

 

▲ 대상특허의 제품적용 여부(클레임 차트) 실제사례     © 특허뉴스

 

권리범위 분석이 필요한 특허 찾기

 

그렇다면, 특허권이 유효하게 존재하는 특허 Z를 찾았다고 가정해보자. 여기서 각 국가별로 우선권을 주장해 패밀리 특허로 Z’, Z’’ 등의 특허를 찾은 경우에는 어떻게 될까. 먼저, 역시 특허권이 존재하는지를 검토한 후 다른 요건을 검토해 보면 된다. 다만 특허가 공개중이거나 심사중인 경우가 있다. 이럴 땐 국가별로 특허 심사 기준이 서로 상이할 수 있는 바, 각 패밀리 별로 국가별 등록 여부 및 특허권리범위는 다를 수 있음을 기억해두고, 사업화 주요국가의 특허일 경우에는 심사경과를 반드시 모니터링을 하는 등 검토가 필요하다.

상기와 같이 (2), (3)에서 알아본 유효한 등록 특허를 찾았다면, 이제부터는 동일성 여부를 확인해 자신의 기술/제품과 해당 등록특허의 특허권리범위를 비교검토 해야 한다. , 침해가능성을 판단해 향후 특허침해 가능성 문제 여부를 확인해야 한다.

예를 들어, 여러분이 A제품의 생산자이고 B업체에 납품을 하기로 했다. 그런데 B업체는 A제품에 대해 FTO분석을 요청했다고 가정해보자. 이때 여러분은 A제품이 타사의 특허권의 권리범위에 포함될 가능성에 대해 침해분석을 해야 할 것이다. 그렇다면, 선행되어야 할 것은 무엇일까? 먼저, 제품에 사용된 기술이 타사의 특허발명에 포함되는지를 파악해야 한다. , A제품 기술과 관련된 침해가능성이 있는 특허를 전부 조사해 주요특허를 선별한 후, 주요특허들의 특허청구범위를 하나하나 해석해 특허발명의 보호범위를 특정해야 하는 것이 첫번째 일이 된다. 그렇다면 특허발명의 보호범위는 무엇일까?

 

▲ 핵심특허요약서 작성의 예시     © 특허뉴스

 

특허발명의 보호범위와 실시기술 파악

 

특허발명의 보호범위란 특허를 받은 발명에 대한 법률적 가치판단에 의해 그 특허권의 효력이 미치는 영역을 말한다. 특허법 97조에서는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다고 규정하고 있다. 따라서 특허발명의 보호범위를 특정하면 침해대상제품이 특허권자의 특허청구범위에 포함되는지 알 수 있다.

다만, 특허권의 특허청구범위 내에 불명확한 표현이나 해석하기 어려운 표현이 있을 경우에는 다음과 같은 판례가 적용된다. ‘특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지는 것이 원칙이나, 다만, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의해 특허범위의 확장 해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의해 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다.’는 내용으로 해석이 어려운 경우에는 명세서의 내용을 참작한다는 것이다. 따라서 청구범위를 작성할 때에도, 명세서 내용을 작성할 때에도 신중하게 작성해야만 특허발명의 보호범위를 넓은 범위로 보호받을 수 있다.

 

내용을 정리해보면 FTO 침해 분석은 i) 제품에 사용된 기술과 관련된 특허를 조사한다. ii) 조사한 특허 중 침해가능성이 높은 특허를 주요 특허로 선정한다. iii) 선정한 주요 특허의 특허청구범위 내용을 해석한다. iv) 각 특허의 특허청구범위로부터 보호범위를 판단한다. 이 때, 구성요소 완비의 원칙, 균등론, 출원경과 참작 등을 검토해 침해가능성에 대한 판단을 내리게 된다.

특허발명의 보호범위를 확정했으면, 그 다음엔 침해대상제품(침해가능성이 있는 제품)의 구성요소와 비교해 제품이 대상 특허발명의 보호범위 내에 포함되는지를 판단해야 한다. 이 과정은 앞서 특허 침해 판단 방법에서 알아보았다. 즉 침해가능성 여부는 구성요소 완비의 원칙에 의해 대상 특허와 침해대상제품의 구성요소를 표로 만들어 모든 구성요소를 실시하고 있는지 비교하고 검토하면 된다. 또한 일부 구성이 상이한 경우에는 상기 구성 요소가 균등물에 해당되어 균등론에 의해 특허침해가 되지 않는지도 살펴봐야 한다. 출원경과 참작을 통해 금반언 적용여부도 확인해야 한다.


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기사입력: 2019/05/29 [17:44]  최종편집: ⓒ 특허뉴스
 
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