[지식재산 활용백서⑦] 특허 조사설계 방법론

특허뉴스 선우정 기자 | 기사입력 2019/05/30 [13:47]

[지식재산 활용백서⑦] 특허 조사설계 방법론

특허뉴스 선우정 기자 | 입력 : 2019/05/30 [13:47]

  

▲ 조사설계의 이미지     © 특허뉴스

 

특허조사는 침해방지, 무효자료의 색출, 기술수집 등 어떠한 목적을 가지고 실시한다. 목적달성을 위해서는 취해야 할 수단이나 고려해야 할 항목을 사전에 검토하고, 그 검토결과에 따라 조사를 실시할 필요가 있다. 이 같은 사전검토 작업을 조사설계라고 부른다.

특허 조사설계 방법론을 살펴본다. <편집자>

 

 

왜 조사설계가 필요한가?

 

특허 조사설계는 목적지에 맞게 계획을 세우는 등산과 비교할 수 있다. 등산의 경우 자동차와 로프웨이만으로 산 정상까지 갈 수 있는 가까운 산, 일본 최고봉인 후지산, 세계최고봉인 에베레스트산 등 각각의 경우에 사전의 준비나 검토항목이 크게 달라진다. 가까운 곳의 산이라면 출발일 전에 다음날 날씨만을 신경써서 스케쥴을 결정해도 커다란 문제가 생길 가능성은 낮다. 그러나 후지산이라면 등정을 위한 복장, 장비나 필요한 체력에 대해 고려하지 않으면 안된다. 또한 에베레스트산이라면 충분한 준비가 없으면, 산중턱까지도 오르기 힘들 것이다.

마찬가지로 특허조사에서는 오르고 싶은 산, 즉 목적에 맞게 조사설계를 할 필요가 있다.

예를 들면 첫째, 자신의 발명에 대해 참고자료가 되는 특허공보를 몇 건이라도 알고 싶다. 둘째, 향후 연구·개발 방침을 검토하기 위해 타사의 특허출원 상황이나 기술정보를 알고 싶다. (기술수집조사) 셋째, 실시하고 싶은 발명에 관한 타사의 특허를 무효로 할 수 있는 특허공보를 입수하고 싶다.(무효자료조사) 넷째, 자신의 발명을 실시할 때 침해할 우려가 있는 특허의 유무를 알고 싶다.(침해예방조사) 등의 상황을 가정해 보자.

 

▲ 특허조사 범위 설정     © 특허뉴스

 

첫째 경우라면 특허 데이터베이스 상에서 그 발명에 관한 키워드를 몇 가지 조합해 검색하는 것만으로, 충분히 목적을 달성할 수 있을지도 모른다. 그러나 나머지 경우는 조사관점(찾고자 하는 기술), 조사범위(기간, 특허분류 등), 결과를 얻기까지 필요한 시간과 비용, 요구되는 검색결과의 정밀도 등의 여러 가지 요소를 고려하지 않으면 조사가 비효율적으로 될 뿐만 아니라 목적에 맞는 결과를 얻는 것도 곤란하다. 그래서 조사설계가 조사에 있어서 중요한 작업이 된다.

또 특허조사에서는 조사대상이 될 수 있는 특허공보의 수가 방대하다는 것을 잊어서는 안 된다. 가령 일본에서의 공개특허공보 전건을 조사대상으로 한 경우 그 수는 1년을 기준으로 하더라도 수십만건 이상이고, 발행 완료된 모든 공보를 조사대상으로 하는 것은 도저히 불가능하다. 또한 외국에 대해도 특허조사를 하게 되면 조사대상은 더욱 늘어난다. 때문에 조사설계에서는 조사목적을 명확하게 해 조사대상으로 하는 공보를 어떻게 압축할 것인가도 중요하다.

 

조사설계에 필요한 기본 조건

 

애초부터 조사설계에서는 어떠한 검토사항이 있는 것일까. 먼저 조사에는 사람(조사인원)’, ‘시간’, ‘조사비용()’ 요소를 고려해야 한다. 사람이나 시간은 조사설계를 위해서는 물론 공보나 초록을 읽기 위해서도 필요하다. 조사설계를 위해서는 조사내용에 대한 기술적인 지식이나 이해가 필요하고, 특허에 관한 지식도 요구된다. 이것은 공보나 초록을 읽을 때도 마찬가지다. 조사비용은 데이터베이스의 이용이나 공보사본 입수 등을 위해서 필요할 뿐만 아니라 외국특허조사에서는 입수한 공보의 번역을 위해서도 필요하다. 또 변리사에게 감정을 의뢰하는 경우, 대학 교수 등의 전문가에게 기술적인 의견을 구하는 경우 보다 좀 더 질 높은 전문적인 조사를 하는 경우, 조사 인원의 부족으로 인해 조사를 위한 조사 회사나 특허사무소를 이용하려면 조사비용이 필요하다. 다음으로 준비할 수 있는 사람, 시간, 돈을 염두에 두고 조사관점 조사모집합(母集合) 조사결과의 종합 등 요소를 고려해야 한다.

 

조사관점은 공보를 추출하기 위한 기준이고, 찾고자 하는 기술의 범위를 정하는 것이다. 이 범위가 변하게 되면 조사결과로서 추출해야 할 공보의 수도 변화한다. 조사관점이 많아지면 그것만으로도 내용을 조사해야 할 공보수도 늘어나 보다 많은 시간이 필요하다.

조사에서 조사결과에 필요한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 그것을 누락이라고 하고, 필요한 정보가 아닌 것이 포함되어 있는 경우 그것을 노이즈(Noise)’ 라고 한다. 당연히 이러한 누락이나 노이즈가 없는 조사는 정밀도가 높은 조사라고 할 수 있다. 누락과 노이즈의 판단기준은 조사목적에 따라 커다란 영향을 받는다. 예를 들면 기술수집조사에서는 조사대상으로 한 특정 기술에 관해 주변적인 기술이 쓰여진 공보를 조사결과에 포함하더라도 참고정보로서 유용한 정보가 되지만, 무효자료조사에서는 이미 알고 있는 정보로서 단순한 노이즈가 되어 버리는 경우가 있다.

 

▲ 출원인과 기술요소에 의한 매트릭스 맵의 예     © 특허뉴스

 

조사 모집합 결정

 

조사설계에 있어서 조사모집합의 결정은 가장 중요한 필수작업이다. 특허조사에서는 조사대상이 되는 기술 자료는 특허공보만으로도 방대하기 때문에, 조사모집합의 압축 없이는 실시할 수 없기 때문이다. 또 압축에 오류가 있으면 조사모집합에 필요한 기술 자료가 포함되지 않게 되어 확실하게 조사 누락(조사결과에 필요한 정보가 포함되어 있지 않은 것)으로 이어진다.

그렇다고 해서 함부로 조사모집합을 크게 하면 노이즈(불필요한 정보)가 많은 조사가 되어 필요한 조사 결과가 얻어졌다고 하더라도 사람, 시간, 돈의 측면에서 비효율적이다.

조사모집합은 조사국가, 조사대상기간, 조사분류(국제특허분류(IPC))에 의해 정해지는 조사 공보의 집합이다. 조사모집합을 결정함으로써 조사할 공보의 수가 결정된다. 조사모집합이 커지면 당연히 보다 많은 시간과 돈이 필요하다.

조사결과의 정리에도 사람, 시간, 돈이 필요하다. 얻어진 조사결과는 조사한 본인이 이용하는 경우라도 시간이 어느 정도 흐른 후에라도 이용할 수 있다는 점을 생각해 수고를 들여서 정리해야 한다. 조사담당자와 조사의뢰자(또는 조사결과를 이용하는 자)가 다른 사람이라면 더욱 그렇다. 이 경우 보고 내용만이 아니라 보고형식(예를 들면 조사내용에 맞게 정형적인 보고서를 준비하는 등)이나 추출한 공보의 분류 항목 및 기술 구분도 검토해야 한다. 또 추출한 공보의 건수가 많아지면 그만큼 조사결과의 정리에는 시간이 필요하다.

이 같은 요소를 고려하면서 조사설계와 특허조사도 사업전략이나 기술개발이라고 하는 기업 활동의 일환인 이상, 준비할 수 있는 사람, 시간, 돈을 초과해 조사관점이나 조사모집합을 설정하고, 조사결과를 정리하는 것은 허용되지 않는다. 그래서 조사목적 달성에 최선인 밸런스를 고려해 조사해야 한다. 그러기 위한 작업이 조사설계인 것이다.

 

▲ 형상기억합금을 테마로 하는 기술수집조사의 이미지     © 특허뉴스

 

조사관점의 결정

 

조사관점이 막연하면 조사를 하는 자는 테마에 관련된 공보를 요점없이 추출하는 것이 되고, 시간이나 비용을 낭비한다. 그리고 조사결과를 이용하는 자(조사의뢰자)에게 있어서는 초점이 희미해진 이용가치가 낮은 조사보고밖에 얻지 못할 우려가 있다. 따라서 조사관점은 목적에 맞는 조사결과를 얻기 위해 필요 충분한 정도까지 상세한 사항을 결정하지 않으면 안 된다. 조사관점을 결정할 때에는 특히 테마는 충분히 명확한가? (테마의 명확함) 이미 알고 있거나 주지의 기술정보는 있는가? 이미 알고 있거나 주지의 기술정보의 확인 등 2가지 점에 주의할 필요가 있다.

테마의 명확함'이란 조사모집합의 결정에 필요한 사항, 특히 조사분류나 데이터베이스 조사에서의 키워드에 관계되기 때문에 충분하고 신중하게 검토해야 한다. 또 이미 알고 있거나 주지된 기술정보의 확인은 이미 조사 완료된 정보나 주지의 기술정보를 중복해 조사하지 않기 위해서 필요하다. 이것으로써 조사모집단의 크기(조사할 공보의 수)를 압축하고 조사에 필요한 시간이나 비용을 절약할 수 있다.

기술수집조사에서 테마의 명확함은 특정 테마에 관한 기술정보(특허공보, 학술문헌, 초록 등)을 수집하기 위해 필요하다. 여기서는 조사테마가 형상 기억 합금인 경우를 예로 들어 설명한다. 먼저 조사테마를 형상 기억 합금으로 하는 경우 그 구체적인 내용이 형상 기억 합금을 이용한 기구인지, ‘형상 기억 합금의 조성인지와 같이 큰 틀의 관점에서 묶는 것이 타당한지를 검토하면 된다. 이는 조사대상으로 하는 분류를 어느 정도(IPC에서 말하는 클래스(Class) 레벨이나 서브 클래스(Sub Class) 레벨)까지 특정하기 위해 유효하고, 특허분류에 관한 지식을 가지고 있으면 이 시점에 조사에서 중요하게 되는 분류를 알 수 있다.

그런 후에 형상 기억 합금을 이용한 기구를 조사하는 것이라면 인공관절이나 안경과 같은 용도를 조사하고 싶은지, 그렇지 않으면 인공관절에 적용하는 경우의 형상·구조제조방법을 조사하고 싶은지 상세사항을 결정해야 한다. 실제 조사에서는 특정 기술의 상세를 조사관점으로 하는 경우가 많지만, 기본적인 사고방식에는 변함이 없다. 또 몇 가지 관점을 조합하는 경우, 큰 틀을 관점으로 하는 경우도 있지만, 그 때는 분류 항목 및 기술 구분을 설정하면 된다.

 

특허무효자료 조사에 있어서도 테마의 명확함이나 이미 알고 있거나 주지 기술정보의 확인은 중요하지만, 특허의 무효자료 조사에서는 조사테마가 등록특허(또는 공개특허)의 클레임(청구항)이 되기 때문에 조사관점을 특정 또는 한정할 수 있다. 실제로 하나의 특허공보에 복수의 클레임이 있는 경우 클레임마다 특허가 부여되거나 또는 특허권이 있는 것이라고 간주된다. 때문에 주목할 클레임이 한정되어 있는 경우, 조사대상으로 하는 클레임을 압축하고, 조사관점을 한정할 수 있다.

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