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[지식재산 활용백서⑩] 조사 결과 검증 및 활용
 
특허뉴스 염현철 기자   기사입력  2019/07/03 [12:46]

 

▲ 특허 빅데이터 키워드 분석 예시     © 특허뉴스

 

특허조사는 인내력을 요구하는 작업이며 그런 인내력을 요구하는 작업이 쌓이고 쌓여서 비로써 수준 높은 조사를 하게 된다. 다양한 목적의 특허조사 결과에 대한 검증 및 활용법에 대해 살펴본다. <편집자>

 

 

특허조사의 가치

 

각국 특허청으로부터 무료 데이터베이스가 속속들이 Web 상에서 공개되고, 그 기능도 강화되고 있다. 앞으로도 이들 무료 데이터베이스의 종류나 기능은 계속해서 강화될 것이다. 그 결과 누구나 간단하게 특허정보에 접근할 수 있게 되고, 특허정보는 보다 접근하기 쉬운 존재로 변해가고 있다.

조사하는 환경도 편리하게 되었지만, 그에 수반해 손쉽게 얻을 수 있는 특허정보가 너무 방대하게 되어 그 처리가 곤란하다고 하는 사태에 직면하게 되어 버렸다. 능숙하게 조사설계를 하지 않으면 노력은 많이 들고 그 성과물은 별 볼일 없는 것이 되는 비효율적인 결과가 나올 가능성이 높아졌다. 누구나가 특허조사를 할 수 있는 시대로는 되었지만, 실은 그 툴을 사용하는 노하우가 보다 강하게 요구되고, 조사담당자에 대한 기대는 이전과 비해 올라갔다.

다른 사람으로부터 의뢰를 받아서 특허조사를 하는 행위는 그 조사를 의뢰해온 사람을 위해 특허정보의 주문형 제작품을 작성하는 셈이다. 의뢰자를 위해 특별하게 제공하는 서비스이므로 그 조사의 평가는 정보를 제공받은 의뢰자가 결정한다. 의뢰자를 어떻게 만족시킬지가 중요하다. 그렇다면 의뢰자에 의해 평가되는 특허조사란 어떠한 것일까? 바꿔 말하면 특허조사의 가치는 무엇에 따라서 결정되는 것일까? 특허 조사에 한정되는 이야기는 아니지만 일반적으로 조사의 가치는, 의뢰자의 요구내용을 반영한 것인가 조사결과가 희소성을 가지고 있는가 조사결과가 정확성이 높은 것인가 등 3가지의 요인(factor)으로 결정된다.

조사결과는 때로 간단한 경우도 있는데, 가령 보고서가 종이 1장 혹은 조사결과로서 1건의 문헌이 추출되었을 뿐이라고 하더라도 눈으로 본 양으로 가치를 판단할 수 없다. 조사는 인내력을 요구하는 작업을 축적해 이루어진 것이고, 다양한 수행 과정이 필요하다. 따라서 조사의 가치를 판단하고자 한다면 조사결과만으로 판단되는 것이 아니라 오히려 그 과정에서 판단되어야 한다.

 

조사 결과의 검증

 

조사결과가 나온 시점에서 그 조사결과 자체가 올바른지 여부를 판단하는 것은 거의 불가능하다. 결과가 나온 후에 여러 사례에 의해 검증되고 나중에 추가해 그 결과가 '잘못되었다'라고 하든가 잘못을 지적하는 자료가 발견되지 않았으므로 '제대로 된 것 같다'라고 하는 경험론적인 결론은 얻을 수 있지만 조사종료시점에서 그것을 정확하게 판단할 수는 없다. 조사담당자가 성심껏 조사를 위해 노력하면 할수록 보통은 그 조사결과를 부정하는 자료가 발견될 가능성이 줄어들게 된다. 다만 조사담당자가 어느 정도는 심사숙고 하면서 노력을 했다고 하더라도 조사결과에 중대한 영향을 미치는 자료가 누락되어 버리는 일이 생기는 경우도 있을 수 있다. 조사대상 자료를 압축한 단계에서 뜻밖에 중요한 특허가 누락되었다던가 데이터베이스에 수록 실수가 있거나 하는 일은 그다지 드문 일은 아니다. 숙련자가 주의 깊게 자료를 읽고 조사했다고 해도 중요한 부분을 건너뛰고 읽어 버리는 경우도 있을 지도 모른다. 그 결과, 도출된 답이 잘못되어 버릴 가능성은 항상 존재하게 된다.

그렇다면 조사결과 자체의 정확성을 직접 판단하는 것이 어렵다면 조사결과의 정확성은 어떻게 판단될 것인가? 조사의 정확성 판단기준으로서 조사를 한 사람이나 조직의 과거 실적이라고 하는 신용도라든가 브랜드와 같은 것이 사용되는 경우가 있다. 들어 본 적이 없는 조직이나 개인이 낸 조사결과보다 특허청 조사결과가 정확성이 높다고 판단되는 경우가 많고, 조사담당자의 경험이나 백그라운드가 중요시되는 것은 당연한 것으로서 여겨지고 있다. 그러나 아주 애매하고 주관적인 신용도나 브랜드라는 것을 개개의 사례를 평가할 때에 과대하게 사용하는 것은 현명한 방법이라고는 할 수 없다. 왜냐하면 지금까지의 결과가 올바르다고 해서 이번에도 결과가 올바르다고는 할 수 없기 때문이다. 어디까지나 평가의 핵심으로 하는 것은 개개의 조사 그 자체의 내용이어야 한다.

 

▲ 국가별 특허분석 예시     © 특허뉴스

 

선행기술 검색결과에 따른 대응

 

선행기술검색에서 출원 대상 발명의 특허성에 영향을 미칠 가능성이 있는 특허 등이 발견된 경우, 그 출원의 발명을 계속해 권리화하고자 하는 경우에는 청구범위를 축소해 발명의 범위를 좁게 하거나 새로운 조건(요건)을 추가하는 등을 통해 특허성을 높이기 위한 방법이 있는지 여부를 검토할 필요가 있다. 또 검색에 의해 발견된 특허 중에서 권리가 존속하고 있는 것과 향후 특허가 될 가능성이 있는 것에 대해서도 검토할 필요가 있다. 권리가 존속하고 있는 것에 대해 무효화시키기 위한 수단을 찾아야 한다. 향후 특허가 될 가능성이 있는 것에 대해서는 심사 진행상황을 파악하면서 필요에 따라 무효화할 수 있도록 준비해야 한다. 또한 실무상으로는 이러한 준비와 함께 라이센스가 받아들여질 것인지 여부에 대해서도 반드시 검토해야 한다.

이처럼 선행기술검색은 미래 사업을 지탱해 나갈 특허출원의 기반이라고도 할 수 있다. 때문에 고품질의 검색결과가 요구되는 만큼, 충분한 검색을 하기 위해서는 높은 수준의 검색담당자와 시간 및 검색비용이 소요된다.

그러나 지식재산에 관한 의식이 높아지고 있는 오늘날에도 그 필요성이 출원비용이나 심사청구비용과 대비해 생각되거나 단순히 국내출원 및 외국출원을 할지 여부의 판단자료로 사용되는 등 불충분한 활용에 그치고 있는 경우도 많다. 특허출원, 특히 비용이 요구되는 해외 출원시에는 현재 및 미래 사업방침과의 관계가 충분히 검토되고, 사업전략상 중요한 출원에 대해서는 높은 품질의 검색이 이루어져야 한다.

 

무효자료 및 저촉성 검색결과 대응

 

무효자료 검색의 경우에는 선행기술검색이나 후술하는 저촉성 검색과 달리 무효화를 위한 논지를 만족하는 증거를 하나라도 추출할 수 있으면 충분하다. 또한 한건의 증거로 무효로 할 수 없는 경우에는 몇 가지의 증거를 조합해 증거로 사용하게 되지만, 이 경우에는 어떤 기술은 당업자에게 있어서는 상식적인 것을 나타내기 때문에 동일한 내용의 증거를 다수 이용하는 것이 유효한 경우도 있다.

또한 증거로서 이용할 수 있기 위해서는, 무효화하고자 하는 특허의 출원일(우선일)전에 공개(또는 등록)가 되어 있어야 한다. 공개(또는 등록)는 되어 있지 않지만, 출원일(우선일)이 빠른 것으로서 무효화하고자 하는 특허와 특허청구범위가 동일한 경우에는 증거로서 이용할 수 있지만 특허권자는 특허청구범위를 정정함으로써 동일발명이라고 하는 사유를 회피해 무효화를 면해 버리는 경우가 많다. 따라서 발명 내용으로부터 동일한 발명이라는 사유를 회피할 수 없는 경우나 정정에 의해 권리적으로 저촉이 회피되는 경우 등이 아니면 선원을 근거로 무효를 주장하는 것은 위험하기도 하다.

저촉성검색 결과로부터 장애가 되는 특허가 발견된 경우에는 발견된 특허 한건 한건에 대해 검토해 나가야 한다. 먼저 예정하고 있는 기술의 변경 등에 의한 회피 가능성을 검토한다. 아울러 특허 무효화 검토를 하고, 또한 라이센스를 받아야 하는지 여부에 대해서도 검토해야 한다. 즉 검토결과에 사업적인 측면에서의 검토결과를 부가해 적절한 대처방법을 취해야 한다.

선행기술검색 또는 무효자료검색에는 인용피인용 검색이 사용되지만, 특히 무효자료검색에서는 이 검색 방법이 도움이 되는 경우가 있다. 이는 이미 행해진 다른 특허청심사관 또는 검색 담당자의 검색결과를 활용할 수 있기 때문이다. 또한 무효화하고자 하는 대상 특허의 출원일보다도 상당히 늦게 출원된 유사기술의 출원에 관한 심사에서 인용된 과거의 특허나 문헌을 증거로 사용할 수 있는 경우도 있다. 이것도 다른 특허청의 심사 또는 같은 특허청내의 다른 심사관이 다른 관점을 가지고 행한 검색결과에 따른 산물이다. 검색을 하는 경우에는 이들의 인용특허 등을 이용할 수 있는 방법을 찾는 것도 필요하다. 인용피인용 정보의 검색 및 분석방법, 특히 비쥬얼화 부분에서 최근 큰 변화가 일고 있다.

 

▲ 정보통신 분야 사물인터넷(IoT) 기술 출원인 비교 예시     © 특허뉴스

 

기술정보를 위한 특허검색 및 판독 방법

 

기술정보를 위한 특허검색의 주된 목적은 연구개발이나 새로운 사업의 개척을 위해 기술 현황, 그 수준 및 각사의 참여 상황을 파악하는 것이다. 이 검색은 특허권에 관한 것이 아니므로 검색결과의 포괄성보다도 검색비용, 완성까지의 시간 및 노력 등의 효율을 중시해 이루어지는 경우가 많다. 이 검색의 간단한 점으로써, 출원인을 한정하거나 또는 발명자를 한정해 실시하는 경우가 있다. 주목할 출원인 또는 발명자를 특정할 수 있는 경우에는 아주 효과적인 검색방법이다.

검색 결과의 판독 방법에 대해 특허법상 특히 주의할 점은 없지만, 검색결과를 어떻게 활용할 것인가 하는 목적에 맞는 판독 방법이 필요하다. 특히 검색결과의 건수가 많은 경우에 판독 방법에 편차(처음 읽을 때와 나중에 읽을 때의 기준이나 관점이 어긋나거나 하는 것)가 없도록 주의할 필요가 있다. 그러기 위해서도 먼저 검색결과로부터 전체적인 기술의 흐름 및 기술의 개요를 파악하고 난 다음에 상세하게 실시한다고 하는 순서를 밟는 것이 효과적이다.

출원인 또는 발명자를 한정해 검색하는 경우에는 출원인 또는 발명자의 표기를 확인할 것(기업 및 발명자, 외국기업 및 외국발명자의 정식명칭 및 표기방법) 그룹기업의 취급, 흡수합병 등에 의한 기업명의 변화를 고려할 것 미국특허의 공개단계에서는 출원인의 기재가 없는 경우가 많다는 점 등을 주의해야 한다.


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