USPTO, IPR ‘실질적 이해관계자’ 선례 뒤집었다RPI 보정 시 신규 출원일 부여 원칙과 충돌... PTAB 선례 2건 해제
미국 특허상표청(USPTO)이 특허무효심판(IPR, Inter Partes Review) 절차에서 실질적 이해관계자(RPI, Real Party in Interest) 보정과 관련된 선례적 결정 2건을 해제(de-designate)했다. 이에 따라 해당 결정들은 더 이상 선례적 구속력을 갖지 않게 됐다.
USPTO는 2026년 2월 3일, 특허심판원(PTAB)의 선례적 결정으로 지정돼 있던 ① Proppant Express Investments, LLC v. Oren Technologies, LLC 사건과 ② Adello Biologics LLC v. Amgen Inc. 사건을 선례 지정에서 해제한다고 발표했다. 이번 조치는 IPR 신청 과정에서 실질적 이해관계자 기재를 보정하는 경우 출원일 인정 여부와 관련된 해석 정비 차원에서 이뤄졌다.
PTAB의 결정 유형은 선례적(precedential), 참고적(informative), 일반적(routine) 결정으로 구분된다. 선례적 결정은 유사 사건에 구속력을 갖는 반면, 참고적 결정은 법적 구속력은 없지만 논리적 참고자료로 활용된다.
문제가 된 기존 선례들은 IPR 신청 후 실질적 이해관계자 기재가 보정되더라도 원래의 신청일(original filing date)을 유지할 수 있다는 취지의 판단을 담고 있었다. 당시 PTAB는 신청인의 악의 여부, 지연에 따른 특허권자의 피해, 절차 남용(gamesmanship) 여부 등을 종합 고려해 원출원일을 인정할 수 있다고 판단한 바 있다.
그러나 USPTO는 2025년 10월 28일 선례로 지정한 Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband, Inc. 사건에서, IPR 신청이 실질적 이해관계자 기재를 보정하는 경우 해당 IPR에 새로운 신청일(new filing date)을 부여해야 한다는 원칙을 명확히 했다. 이는 기존 선례와 상충되는 해석이다.
이에 따라 USPTO는 기존 2건의 선례적 지위를 해제함으로써 RPI 보정과 관련된 법리 정합성을 정리했다. 이번 조치는 IPR 절차에서 신청인의 이해관계자 기재의 정확성과 절차적 엄격성을 강조하는 방향으로 해석된다.
이번 결정은 IPR 전략 수립 시 신청 단계에서의 실질적 이해관계자 특정이 더욱 중요해졌음을 시사한다. 향후 PTAB의 RPI 관련 판단 기준과 출원일 인정 여부에 대한 실무적 변화가 주목된다. <저작권자 ⓒ 특허뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
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