[칼럼] 기술사용허락 계약에서 최혜대우조항과 권리침해 방지 조치

윤성승 교수 | 기사입력 2022/12/07 [16:47]

[칼럼] 기술사용허락 계약에서 최혜대우조항과 권리침해 방지 조치

윤성승 교수 | 입력 : 2022/12/07 [16:47]

▲ 출처=freepik  © 특허뉴스



기술사용허락 계약에서는 기술제공자 또는 기술이용자의 이익을 보호하고 분쟁을 예방하기 위한 다양한 조항들이 사용된다. 그중에서 최혜대우조항은 비배타적 기술사용허락의 경우에 사용되는 조항으로서, 기술사용허락계약의 체결 후에 기술제공자가 제3자에 대하여 기존의 기술이용자보다 더 유리한 조건으로 기술사용허락계약을 체결하는 경우, 자동적으로 또는 기술이용자의 선택에 의하여 기존의 기술이용자에게 제3자의 유리한 조건과 동일한 조건으로 계약을 변경할 수 있는 권리를 인정한 조항을 말한다. 이러한 조건을 규정하는 이유는 비배타적 기술사용허락의 경우, 기술이용자 상호간에는 동일한 국가나 지역내의 시장에서 상호 경쟁할 수 있게 되는데 계약조건이 불리한 기술이용자는 계약조건이 유리한 기술이용자보다 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 기존의 기술이용자는 자신의 경쟁력 열위를 사전에 방지하기 위한 수단이 필요하기 때문이다. 

 

권리침해 방지를 위한 수단으로는 특허, 상표, 라이선스 등을 표시하는 방법과 제3자에 의한 권리 침해 방지 조치와 관련한 것 두 가지가 있다. 첫째, 기술이용자는 자신이 직접 개발한 기술을 사용하는 것이 아니라 사용허락을 받은 기술을 사용하는 것이므로, 기술제공자는 기술이용자가 제공받은 기술을 이용하여 생산한 제품이나 서비스 등에 자신이 특허, 상표, 라이선스 등을 보유하고 있음을 표시하도록 하거나 특허나 상표 등의 표지를 제품에 표시할 의무를 계약으로 기술이용자에게 부과하는 경우가 많다. 특히 특허표지(patent notice)나 상표표지(trademark notice)를 제품에 표시하게 되면, 제3자에 대하여 특허나 상표로 보호되는 권리라는 사실을 고지하게 될 뿐 아니라 침해행위에 대하여 적절한 경고를 하는 의미가 있게 되어, 권리침해를 방지하는 조치로서의 효과도 가지게 된다. 

 

둘째, 제3자에 의한 권리침해 방지와 관련하여, 라이선스 받은 기술을 사용할 때 사용허락지역 내에서 제3자에 의한 특허나 상표의 침해 등 권리침해가 일어난 경우에, 기술사용허락자가 직접 침해에 대한 소송을 제기하거나 권리침해를 방지하기 위한 조치를 취하려면 당해 국가에 소재하는 권리사용권자의 도움이 없이는 적시에 조치를 취하기가 어렵다. 따라서 통상 기술사용허락계약에는 기술이용자가 자신의 사용허락지역 내에서 일어난 권리침해에 대하여 기술사용허락자에게 제3자에 의한 침해발생 사실을 통지하도록 하고, 이 경우 권리침해에 대한 소송의 제기여부에 대한 결정권이 누구에게 있는지, 침해구제를 위한 소송에 기술이용자가 참여할 의무가 있는지 여부 등에 대하여 명확히 규정할 필요가 있다.

 

마지막으로 기술제공자의 담보책임과 관련한 사항으로서, 기술사용허락의 대상인 권리에 하자가 있을 경우 이에 대한 담보책임이 문제된다. 특허나 상표에 대한 심사가 있더라도 후에 특허나 상표의 등록이 무효가 되는 경우가 발생할 수 있으므로, 사후에 권리의 유효성에 대한 담보책임을 둘러싼 분쟁을 방지하기 위한 명확한 규정을 둘 필요가 있다. 특히 우월한 지위에 있는 기술제공자는 예기치 못한 자신이 제공한 권리의 무효 등으로 인한 담보책임을 회피하기 위하여, 담보의무를 제한하거나 면제하는 것을 선호하게 된다. 기술제공자의 담보책임을 배제하기 위한 방법으로서 계약서에 담보책임을 배제하는 조항(disclaimer of warranty)을 규정하는 방법이 널리 이용된다.

 

*[칼럼]은 본지 편집방향과 다를 수 있음.

 

▲ 윤성승(아주대학교 교수, 공학대학원 지식재산공학과 학과장)

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