[특집] 표준필수특허 SEP 라이선스 협상 가이드 해설②

특허뉴스 허재관 기자 | 기사입력 2022/12/30 [10:42]

[특집] 표준필수특허 SEP 라이선스 협상 가이드 해설②

특허뉴스 허재관 기자 | 입력 : 2022/12/30 [10:42]

▲ 출처=frepik  © 특허뉴스

 

 

지난 표준필수특허 SEP 라이선스 협상 가이드 해설에 이은 두 번째로 일본 경제산업성(산하 특허청)2017년도 초판에 이어 20226월말에 수정판으로 업데이트한 표준필수특허 라이선스 협상 가이드를 번역/해설하여 게재한다. 본 안내서(가이드)의 위치 부여 : 구속력이 있는 법이 아니다. 참고용 해설 가이드이다.

 

본 안내서에 있어 SEP는 현재 또는 원래 특허권자가 SSO에 대하여 FRAND 선언의 대상으로 한 특허이다. 본 안내서는 규범을 새로 설정하려고 하지 않고, 법적 구속력을 갖는 것도 또한 장래의 사법 판단을 예단하는 것도 아니다. 현 단계에서의 국내외의 재판 례(판례)나 경쟁당국의 판단,라이선스 실무 등의 동향을 토대로, 라이선스 협상을 둘러싼 논점을 가능한 한 객관적으로 정리하고 기술하도록 노력한 것이다.

 

FRAND 선언된 SEP의 침해로 인한 금지가 제한되는(침해금지를 제한하는) 경우, 그 법적 근거는 각 국가의 법제도에 따라 다르다. 한편, 각국의 재판 례(판례)에 있어서의 결론의 차이는, 대부분의 경우, 사실관계의 차이로 인한 것처럼 보인다. 최근 몇 년 동안 성실한 협상을 했는지 여부에 관한 사실 관계의 철저한 탐구를 바탕으로, SEP 라이선스 협상에 있어서 당사자가 어떻게 행동해야 하는지에 대한 견해가 국내외 판결 례(판례)에서 계속 축적되고 있다.

 

이러한 상황에서, 본 가이드(안내서)에서는 어떻게 행동하면 성실하게 협상하고 있다고 인정되어 실시자는 금지를 회피하고 또한 특허권자는 적절한 대가를 얻기 쉬운지에 대해 설명을 시도한다. 이에 더하여, 효율적인 협상의 방법에 대해서도 설명하고 있다. 또한, 본 가이드는 합리적인 기술료(로열티, Royalty)를 결정하기 위한 고려 사항을 제시하지만, 그렇다고 이에 따라 협상하면 기술료가 스스로 결정된다는 레시피와 같은 것은 아니다. , 본 안내서에 따라 대응만 하면 기계적으로 해결책이 도출된다고 하는 것은 아니다.

 

SEP의 라이선스 협상이나 당사자가 놓여있는 상황은 다양하기 때문에 해결책은 개별 사례별로 찾아야 한다. 또한 모든 협상에서 본 안내서에 기재한 모든 논점이 문제가 된다는 것도 아니다.

 

SEP를 둘러싼 최근의 동향과 (안내서, 가이드) 개정에 이르는 경위

 

본 가이드를 처음 책정한 2018년 당시, 성실 협상의 틀을 제시한 유럽사법법원에 의한 Huawei ZTE 사건의 예비적 판결이 주목받고 있었다.본 안내서도 성실성에 대해서는 그 틀을 기초로 책정되어 있다(.A. 참조).

그러나 이 틀(프레임 워크)은 각 협상 단계에서 당사자가 제공해야하는 정보의 범위나 응답 기간 등을 구체적으로 제시하지 않았기 때문에, 현재에 이르기까지 다양한 논의가 이루어지고 있다.

 

예를 들어, 유럽사법법원은 성실 협상의 틀 가운데에서, 특허권자가 라이선스 협상을 당사자인 실시자에게 클레임 차트(.A.1. 참조)를 제공해야 하는지에 대해 명시적으로 판시하고 있지 않다.

이것에 대하여(반면), 2020년 독일 연방 대법원은 Sisvel Haier 사건에서 특허권자가 라이선스 협상 신청을 하는 단계에서 클레임 차트의 제공은 특허권자가 제공하는 정보로서 충분한 것이어야 한다고 인정하면서도, 적어도 해당 사건에서는 의무적인 것이 아님을 판시하고 있다.

 

그러한 가운데, 2022년에 들어, 일본의 경제산업성에서는 특허권자 및 실시자가 지켜야 할 일본으로서의 성실 협상의 규범을 나타내는 표준 필수 특허의 라이선스에 관한 성실 협상 지침을 공표하고 있다.본 지침은 당사자 간의 성실한 협상을 통해 조기 화해나 불필요한 분쟁의 회피를 촉진하여, 산업의 발전에 연결하는 관점에서, 경제 산업성이 국내외의 기업 등에서 청문 및 의견 모집을 실시함과 동시에, 지식재산법 및 경쟁법의 유식자 및 산업계가 참여하는 연구회에서의 검토 결과에 근거해 책정한 것이다.

 

또한, 2021년 말부터 미국, 영국, 유럽 등에서도 정책 성명이나 새로운 정책에 대해 Public 컨설팅이 잇따라 실시되고 있으며, SEP를 둘러싸고, 각국 정부 등도 다양한 활동을 실시하고 있다. 또한, 본 가이드를 처음 책정한 2018년 당시에는 다양한 업종의 기업이 SEP 라이선스 협상과 관련된 가능성이 생기고 있다라고 했으나, 다른 업종 간에서의 SEP 라이선스협상을 둘러싼 분쟁이 표면화되면서 소송의 결과도 축적되어 왔다(.B.2. 참조).

 

한편, 화해에 의해 철회되었지만, 공급망(supply chain)의 협상 주체 문제와 관련하여, 서로 다른 업종 간 분쟁으로 새롭게 유럽 사법재판소에 부탁이 이루어진 사건도 있다.이와 같이, SEP를 둘러싼 논의가 라이선스 협상 당사자가 될 수 있는 기업뿐만 아니라 각 국가의 정부 등을 포함한 더욱 활발화되는 배경을 바탕으로, 현재 단계에서 본 가이드가 제공하는 적절한 정보를 최신의 것으로 하는 것이 적절하다고 생각하여, 본 개정을 실시하기로 했다.

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