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일본 특허청(JPO)은 상표를 활용한 브랜드 전략의 역할을 강조하며 ‘상표를 활용한 브랜드 전략 개발을 위한 상표제도의 재검토 보고서’를 지난 12월 23일 발표했다.

JPO 산업구조심의회 지적재산분과회 상표제도 소위원회는 브랜드 보호의 필요성과 관련 규정의 국제적 조화를 위해 상표 활용 브랜드 전략 및 시대에 맞는 상표제도의 개정 필요성을 요구했고, 이와 관련해 지난 2022년 6월 JPO 정책추진 간담회 ‘지재권 활용 촉진을 위한 지식재산제도의 존재 방식’에서도 “타인의 성명을 포함한 상표 등록 요건 완화, 상표공존동의(Consent) 제도 도입에 관한 법 개정의 구체적 내용에 대해 검토를 심화할 필요가 있다”고 지적한 바 있다.

이에 본 소위원회는 해당 내용을 검토해 왔으며, 동 보고서에서는 지금까지의 심의 내용을 정리하여 상표제도 개정(안)에 관한 제언을 실시했다.

첫째, 타인의 성명이 포함된 상표의 등록요건 완화이다. 현행 일본 상표법 제4조 제1항 제8호(상표 부등록 사유) 및 관련 판례에 따르면 아호, 예명, 필명 등은 ‘저명한 경우’에 상표 등록을 받을 수 없는 반면, 성명에 대해서는 ‘저명성(著名な)’에 관해 명시하지 않아 타인의 성명이 저명하지 않은 경우까지도 상표 부등록 사유에 포함된다.

패션 산업에서는 브랜드의 설립자 또는 디자이너의 성명을 상표의 구성으로 사용하는 경우가 많으므로 아직 지명도(知名度, 주지성 and/or 저명성)가 없는 성명에 대해서는 상표로 활용할 수 있게 해당 규정을 완화할 필요성이 제기되고 있으며, 현재 한국 등의 상표법은 성명의 상표 부등록 사유에 ‘지명도’ 요건을 도입하고 있다.

이에 소위원회는 이러한 사항을 검토하여 일정한 ‘지명도’가 없는 성명에 대한 상표 등록이 가능하도록 법 개정을 제안하였으며, 다만 상표의 악의적 출원에 대응하기 위해 출원의 정당한 이유 등을 고려할 예정이다.

둘째, 상표공존동의(Consent) 제도 도입이다. 현행 상표공존동의 제도는 타인의 선등록 상표와 동일유사한 상표가 출원된 때 해당 선등록 상표권자의 동의가 있는 경우 양상표의 공존등록을 인정하는 제도로 상표권자 또는 상표권을 얻으려고 하는 자로부터 도입 필요성이 요구되고 있다.

동의제도는 미국, 유럽 등 많은 국가에 도입되어 있으나 국내의 규정이 이와 달라 마찰을 야기할 수 있고 현 제도는 권리의 일시적인 이전에 따른 위험이나 금전적·절차적 부담이 있다.

이에 소위원회에서는 이러한 사항을 검토하여 보다 저렴하고 간편한 동의제도를 도입하고자 하며 수요자의 이익 보호 관점에서 상표권자의 동의가 있더라도 출처의 혼동우려가 있는 경우에는 등록을 허용하지 않는 방안(유보형 동의)을 제안했다. 따라서 심사 시에는 상표권자의 동의와 출처의 혼동이 없음을 설명하는 근거자료 및 출처의 혼동 여부를 실질적으로 검토하여 등록여부를 결정하도록 하고 등록 후에는 혼동방지 표시의 청구 및 부정(무단) 사용에 따른 취소심판 청구가 가능하도록 했다.