[홍성표 변리사의 특허상식] 특허청구범위에 기재된 기술적 사항의 해석에 있어서 공지기술 제외의 원칙

특허뉴스 이성용 기자 | 기사입력 2016/02/01 [10:47]

[홍성표 변리사의 특허상식] 특허청구범위에 기재된 기술적 사항의 해석에 있어서 공지기술 제외의 원칙

특허뉴스 이성용 기자 | 입력 : 2016/02/01 [10:47]

공지기술의 참작의 원칙과 표리의 관계를 이루는 것이 공지기술 제외의 원칙이다.
공지기술 참작의 원칙이 특허청구범위의 해석을 위한 원칙이라고 한다면,  공지기술 제외의 원칙은 발명의 기술적 보호범위를 결정하기 위한 원칙이다.

대부분의 발명은 공지기술을 포함하고 있기 때문에 실무상 가장 문제로 되는 것은, 그 발명의 기술적 보호범위를 정함에 있어서 공지기술 부분을 제외하여야 할 것인가, 아니면 공지기술까지를 포함한 전체를 기술적 보호범위로 인정하여야 할 것인가의 여부이다.
 
이 점은 종전 특허법(1973. 2. 8 법률 제2505호로 개정되기 전의 것) 제90조가, 특허무효심판은 그 특허등록이 있는 날로부터 5년을 경과한 때에는 이를 청구할 수 없다라고 규정하여 제척기간을 두고 있었던 것과 깊은 관련이 있는 바, 여기서는 그와 관련된 상세한 설명은 피하기로 한다.

이 때 주의하여야 할 것은 특허를 청구한 범위 내에 공지기술이 포함되어 있다는 것과 발명이 공지기술로 구성되어 있다는 것은 서로 구분되어야 할 개념이라는 점이다. 대부분의 발명은 공지기술로 구성되어 있다.
 
즉 발명의 구성요소 자체는 대부분 공지기술인 것이며, 구성요소 자체가 신규한 것이라면 당업자는 명세서만 보고서는 그 발명을 실시할 수 없을 것이기 때문에 그 발명은 오히려 실시불가능한 발명이 되어 버리는 경우가 많을 것이다. 발명의 각 구성요소가 모두 공지의 요소라 하더라도 그 공지의 기술들이 어떻게 결합되었는 가, 또는 어떤 공지기술들이 채택되었는가의 여부에 따라 특허요인인 신규성이나 진보성을 갖추게 되는 것이며, 특히 발명의 진보성은 대부분 구성요소 간의 ‘결합의 곤란성’이나, ‘채택의 곤란성’에서 찾아지게 되는 것이다. 예를 들면 A+B+C+D로 구성된 발명이 있다고 할 때 A, B, C, D의 각 요소는 공지의 기술이라 하더라도 특별히 그 공지기술들이 채택되어 상호 결합되었다는 점에 발명사상이 존재하는 것이며, 이 경우 출원인이 특허여부를 청구하는 것은 결국 공지요소들의 특별한 선택 내지는 결합에 있는 것이지 그 구성요건인 개개의 공지요소(A,B,C,D)에 있는 것이 아니다. 
 
따라서 위의 예에서 A, B, C, D등 각 구성요소가 모두 공지의 것이라고 하더라도 그것을 제외하고 기술적 범위를 해석하는 것은 있을 수 없다.
결국 특허청구범위를 해석함에 있어서는 당연히 공지기술을 참작하여야 하는 것이며(공지기술 참작의 원칙), 본항에서 공지기술을 제외한다는 것은 특허여부가 된 발명의 기술적 범위 중 일부분 또는 전부가 신규성이 없는 공지의 것인 경우에 그 부분을 제외하고 발명의 기술적 범위 또는 보호범위를 정하여야 한다는 것이다(공지기술 제외의 원칙)

(1) 특허발명의 일부가 공지기술인 경우
이 경우에 우리나라 대법원은 1964. 10. 22. 63후45 전원합의체 판결로 ‘특허청구범위의 일부에 공지사유가 있는 경우 그 공지부분이 신규의 발명과 유기적으로 결합되어 있는 때에는 그 공지부분에 까지 권리범위가 미치고, 신규의 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대해서는 그 권리범위를 확장할 수 없다’고 판시한 이래, 신규의 발명과 유기적 결합 여부에 따라 보호범위의 확장여부를 구별하는 이른바 절충설을 취하고 있다.

(2) 특허발명의 전부가 공지기술인 경우
등록된 특허발명의 전부가 공지기술인 경우에는 그 기술적 범위를 인정할 수 없다는 견해와, 특허청과 법원 간에 권한 배분원칙에 충실하게 특허무효심판에서 무효로 되기 전까지는 전부가 공지기술인 발명이라고 하여도 일응 유효하다고 보아야 한다는 견해로 나뉘어진다.
이에 대하여 대법원은 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결로 ‘등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것인 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지 공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치’라고 공지기술제외설에 입각하여 판시하면서, 이와 배치되는 등록된 기술적 고안의 일부가 아닌 전부가 공지공용에 속하는 경우에는 그 무효심결이 없는 한 무효를 주장할 수 없다고 한 종전 판례들을 폐기하고 있다.
  
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