-대학교수가 한 발명의 직무발명의 여부

발명은 하게된 행위와 관련 있는 것으로 대학교수의 발명이 있다. 대학연구의 목적은 투하자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니고 교육 및 학술연구에 있으며, 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수의 발명에 대하여 직무발명으로 볼 것인지에 대하여는 기업체 종업원의 경우와 다르다.

그러나 특정한 연구과제에 대하여 연구비를 지급 받고 연구를 완성한 결과 나온 발명이나, 특정의 연구목적을 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명으로 보아야 한다.

대학교수가 자신의 학과와 관련하여 완성한 발명은 다음과 같이 나누어 생각해 볼 수 있다. (1) 특정한 연구과제와 연구비 지원 없이 대학에서 자신의 전공과 관련하여 발명을 완 성한 경우 대학교수의 본래의 직무는 학생을 가르치고 자신의 전공과 관련된 학문의 연구에 있으므로 비록 대학교수가 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성했더라도 이 경우는 자유발명에 해당된다. 그러나 이 경우에도 대학교수가 발명을 사용자(국립대학의 경우 국가, 사립대학의 경우 재단)에게 넘겨준다면 사용자는 승계획득여부를 결정하여 그 발명의 권리를 획득할 수 있다.

(2)대학교수가 외부 기업체의 연구개발 의뢰에 의하여 연구과제와 연구비를 지급 받고 연구하여 발명을 완성한 경우 이 경우 완성된 발명에 대한 권리귀속 문제는 대학교수와 연구개발을 의뢰한 외부 기업간에 체결한 계약서에 의해 처리될 사안이므로 대학(사용자)측의 관여가 배제되는 자유발명이다. 다만 대학의 연구시설 등을 이용한 경우 대학은 계약, 학칙 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다.

(3) 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 그 기술분야의 직무발명을 완성 한 경우 이 경우 대학교수는 외부 기업체와의 계약에 의해 기술고문 즉 종업원의 지위에서 완성한 발명이므로 대학교수가 기술고문으로 재직중인 기업의 직무발명에 해당한다.



-퇴직 후의 발명의 직무발명 여부

고용관계가 이미 종료된 후 즉 퇴직 후에 한 발명이 퇴직전의 직무와 관련되는 경우에 특허법에는 이에 대한 명문규정이 없다. 종업원의 입장에서는 사용자와의 관계에서 종속적인 노무제공자의 지위에서 벗어났기 때문에 직무발명이 아니라고 부정할 수 있으나 발명을 완성하기 직전에 퇴직했을 경우 또는 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명완성에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 직무발명으로 인정될 수 있으므로 특허법 제39조에 저촉되지 않는 범위 내에서 계약 또는 근무규정에 합리적으로 명시해둘 필요가 있다.

발명의 완성당시에 종업원의 지위에 있었던 자가 재직 중에 발명을 완성하고 묵비로 있다가 퇴직한 후에 특허출원을 한 경우에도 직무발명에 속한다. 그 이유는 종업원이 “발명을 하게 된 행위”는 발명자가 종업원의 지위를 가지고 있는 동안 발명을 착상하여 완성하기까지 그 발명을 위해서 제공된 모든 행위를 의미하기 때문이다. 다만 그 입증책임이 사용자측에 있으므로 이와 같은 문제가 생기지 않도록 적절한 연구관리(예를 들면 연구일지 작성의 의무화 및 체크 등)를 할 필요가 있다.

예컨대, 회사의 취업규칙 중 “종업원은 사업상 행한 발명 또는 연구에 관하여 그 조서를 작성하여 회사에 제출하고 이 경우 회사는 그 권리를 취득한다.”는 조항이 있는 것을 알면서도 퇴직 직후 자기의 명의로 특허출원을 할 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 취업규칙에 의하여 발명자가 회사에 재직 중 발명을 완성함과 동시에 발명자로부터 회사로 이전했다고 보아야 한다.



-직무발명의 효과

발명에는 발명자(종업원)의 창의적 노력이 필수적이지만 직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 된다. 따라서 직무발명의 효과를 논함에 있어서는 그에 대한 두 공헌자인 사용자와 발명자간의 조화로운 이익조정이 반드시 필요하다.

그러나 우리나라 특허법에서는 발명자에게서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리와 그러한 권리를 사용자에게 승계 시켰을 경우 등에 있어서 정당한 보상을 받을 권리 등을 인정하는 한편 사용자에 대해서는 직무발명에 대한 무상의 통상실시권 등을 인정하여 양자의 이익균형을 꾀하고 있다.

(1) 직무발명의 귀속에 관한 이론

(가) 발명자 주의

발명자주의는 종업원의 직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 발명자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 현행 우리나라와 일본의 ‘특허법’ 및 독일의 ‘종업원의 발명에 관한 법률’이동 주의를 채택하고 있다. 미국의 경우 성문법에 명문의 규정이 없으나 판례에 의해 이 원칙이 지켜지고 있으며, 영국의 경우 1977년 이전에는 이 원칙이 지켜졌으나 1977년 특허법 전면 개정시 사용자주의로 대전환을 하였다.

(나) 사용자 주의

직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 영국은 1977년 특허법 제39조 제1항에서 명문으로 이 원칙을 천명하고 있으며, 일본은 1909년 구특허법에서 이 원칙을 채택하였다가 1921년 특허법 개정시 발명자주의로 전환하여 현재에 이르고 있다.

(2) 종업원의 권리와 의무

(가) 종업원의 권리

종업원은 특허 받을 수 있는 권리와 정당한 보상을 받을 권리가 있다. 즉 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성으로부터 특허 등록시까지 발명자를 보호하기 위한 개념으로 특허법 제33조 및 제39조에 따라 발명자인 종업원에게 귀속한다.

따라서 종업원은 특허 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있으며(특허법 제37조), 특허권을 취득한 후 권리행사도 자유롭게 할 수 있다.

그러나 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 및 제99조)

그리고 종업원은 발명자로서의 권리를 원시 취득하지만 사용자로 하여금 계약 또는 근무규정에 의하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하게 할 수 있다. 이 경우 종업원은 사용자(회사)로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.

(나) 종업원의 의무

종업원 등이 직무에 관하여 발명을 했을 경우 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도할 의무가 있으며, 특허출원 및 등록시 또는 특허권을 실시하거나 처분시 직무발명에 관한 기술사항을 협력할 의무를 가진다.

또한 사용자 등이 직무발명을 승계하여 특허 출원하였을 경우 종업원 등은 출원 공개시까지 그 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며(발명진흥법 제12조), 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(발명진흥법 제38조)

(3) 사용자의 권리와 의무

사용자 등은 종업원 등이 출원한 발명이 특허를 받았거나 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다. 이 때의 통상실시권은 특허법 제39조 제1항에 의하여 당연히 발생하는 실시권으로서 무상이며, 실시범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸시까지 유효한 통상실시권이다.

또한 사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하여 취득할 수 있고, 종업원이 특허권을 취득한 경우에는 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허 받을 수 있는 권리를 승계하여 취득할 경우 특허출원 전일 때에는 사용자의 명의로 특허출원을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원 후에는 출원인 명의 변경 신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다(특허법 제38조) 이 경우 사후의 문제발생을 예방하기 위하여 종업원 등으로부터 양도증서를 받아놓는 것이 좋으며, 특허권의 승계 취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록해야만 효력이 발생한다(특허법 제101조)

한편, 사용자 등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원 등의 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상을 지급할 의무를 가진다. 종업원 등의 정당한 보상을 지급 받을 권리는 임금채권과 구별되는 일종의 채권적 권리이므로 발명을 한 종업원의 타부서로 전출가거나 자의로 퇴직한 경우에도 사용자 등은 보상을 지급할 의무를 가진다.

(다음호에 계속)

두성국제특허법률사무소 변리사 홍성표(02-563-3171 hong5207@paran.com)

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