선사용권은 이중(중복)발명인 경우에 한하여 발생하는 문제로서, 선사용권이 성립하기 위해서는 먼저 연구착수, 실험, 발명완성, 사업화착수, 실시라는 일련의 과정을 거쳐야만 한다.
이러한 과정을 거친 경우에만 우리 특허법 제 103조가 적용된다고 본다. 우리 특허법 제103조는「특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다」는 규정이 적용된다고 본다.
 
그러나 이중(중복)발명이라도 발명의 도용에 의한 실시, 불공정한 수단으로 실시하는 경우에는 본조에 의해 보호를 받을 수 없다. 또 만약 이러한 일련의 과정을 거치지 않는 경우에는 침해소송에서 선사용을 입증하지 못하기 때문에 패소할 것이다.

가. 특허출원시에「사업실시나 준비」를 하고 있을 것
(1) 사업설비 및 발명의 완성도를 기준으로 판단방법
실시권자는 당해 발명에 대해서 국내에서 실시사업을 하거나 그 실시사업의 준비를 하고 있어야 한다. ‘실시사업’이란 발명의 실시를 의미하며, “사업의 준비”라 함은 어느 정도의 단계까지의 준비를 일컫는 것인가가 문제가 될 수 있으나 적어도 그 준비가 실험이나 연구단계로써는 부족하며, 발명을 완성하고 그 발명을 실시할 의도를 가지고 현실적으로 그 실행에 착수한 실적이 객관적으로 인정될 수 있는 정도의 것을 필요로 한다고 할 수 있다.

따라서 단지 머리 속에서 발명의 실시를 하려고 생각하였다던가, 실시에 필요한 기계구입을 위하여 은행에 자금대출의 신청을 하였다고 하는 정도로는 사업의 준비라고 할 수 없을 것이다. 그렇지만 그 사업에 필요한 기계를 발주하여 이미 설비를 갖추었다던가 고용계약을 체결하여 상당한 선전활동을 하고 있는 경우는 사업의 준비중에 포함될 것이며, 단순한 시작(試作)이나 연구의 영역을 넘어 최종제작도를 제작가능한 단계까지도 특허법 제103조의「사업의 준비」에 해당된다고 판단하였다. 그러나 8미리 영사기사건에서는 구체적인 배선도까지 완성하지 않은 설계단계에서는「사업의 준비」라고 보지 않았다. 이러한 것을 보면 여러 상황을 감안하여 종합적으로 판단한다고 한다.

(2)지역 및 시점을 기준으로 한 판단 방법
특히 특허권의 효력이 국내에만 미치기 때문에 발명의 실시사업이나 준비는「국내」에서 이루어진 것이어야 한다. 이러한 ‘실시사업’이나 ‘실시사업의 준비’는 출원전은 물론이고 출원당시에 하고 있으면 충분하다. 그 후에 이를 일시중지한 경우에도 인정된다. 반면 실시사업 및 그 준비행위가 계속성은 필요하지 않지만, 일시적으로 사업을 실시한 바 있다거나 실시사업을 폐지 또는 포기한 경우에는 인정되지 않는다. 한편 파리조약의 우선권주장의 출원에서는 우선권주장의 기초가 된 최초의 출원일(파리조약§4B)이 기준이 된다.

나. 사업의 실시나 준비가「선의」일 것
선사용권의 성립요건의 하나는 다른 계통(루트)의 이중(중복)발명을 전제로 하고, 그 발명을 안(지득) 경로 모두가「알지 못하고」를 요건으로 하고 있다. 즉 사업의 실시나 사업준비는「선의」일 것을 요한다. 이 선의는 타인의 특허출원에 관한 발명의 내용을 모르고 스스로 발명을 하거나, 그 발명을 한자로부터 지득하여 발명의 실시사업 또는 준비를 한 경우를 말한다.
 
특히 1990. 1. 13 법률 제4207호 이전의 법에서는 본 규정을 ‘선의’라고 규정하였으나, 현재와 같이 개정하여 규정하고 있다. 이러한 특허법의 규정을 그대로 해석하면 지득경로를 문제로 하고 있어 특허발명과 선사용권자의 발명은 서로 다른 계통의 발명(이중발명)이라는 것이 필요하고 동일 계통 발명의 경우에는 선사용권은 인정되지 않게 된다.
 
즉 선사용권자의 실시발명과 특허출원된 발명은 별도로 독립된 것으로 선사용권자가 그 발명을 지득한 경로와 특허출원인이 지득한 경로가 달라야 함을 뜻한다. 그러나 발명이 같은 계통의 것인가 아니면 다른 계통의 것인가 하는 점에 따라 선사용권의 성립에 대하여 차별할 실질적인 이유가 없다 하겠다. 따라서 법문의 문리에 구애받지 않고 조리에 따라 동일계통의 발명에 관해서도 선사용권의 성립을 인정해야 할 것이다.

이러한 점에서 그 선의만이 인정된다면, 특허출원전의 비밀실시자뿐만 아니라 공연실시자에 대하여서도 선사용권을 인정할 수 있겠다. 즉 이 경우에는 그 특허발명에 대하여는 특허무효심판에 의하여 무효로 할 수 있고 또 특허가 무효되었을 때에는 그 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것이 되므로 구태여 선사용권을 인정할 필요가 없다는 이유에서 선사용권은 인정되지 않는다는 견해도 있으나, 그러한 방법이 있다 하여 선사용권의 존재를 부정할 이유는 되지 않는다 하겠다. 무효심판의 청구와 선사용권의 주장은 그 요건도 다르고 또 그 입증의 용이성도 다르다.
 
게다가 무효심판의 심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하다고 되어 침해가 성립하지만, 선사용권이 존재한다면 특허권이 유효하게 존재하는 동안이라도 선사용권의 주장을 하게 됨으로써 침해를 면할 수 있어 두 가지 수단을 병존시킬 의의가 있다 하겠다.

다. 선사용권의 범위
선사용권으로서 성립하는 법정통상실시권의 범위는 반드시 특허발명과 동일하지 않고, ① 실시 또는 실시준비 및 ② 사업의 목적범위에 한정된다. 따라서 특허발명의 일부(A,B,C,D의 발명 중 B와 C의 발명만을 실시)만 실시 또는 준비하지 않은 경우는 선사용권도 그 일부(B와 C발명)에 한정된다.
 
즉 우리 특허법 제103조 후단에서는 선사용권자가 특허권자의 발명의 전부에 대하여 실시할 수 있는 것이 아니라,「그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다」고 규정하고 있다.
 
선사용권은 발명의 사실상 보유상태를 계속하여 인정하는 권리이기 때문에 선사용자가 계속적으로 실시할 수 있는 발명의 범위는 특허출원시 실제로 실시 또는 준비를 하고 있던 발명에 한하며, 선사용자가 계속적으로 발명을 실시할 수 있는 사업의 범위는 특허출원 당시의 사업목적의 범위 내에 한정된다.
 
여기서 사업의 범위는 실시준비를 하고 있던 실시형식에 한정되지 않고, 실시형식에 구현된 발명의 사상과 동일성의 범위 내에서 변경된 실시형식까지 미친다고 한다. 즉 발명의 범위를 말하는 것이고, 따라서 선사용권의 효력은 특허출원의 때에 선사용권이 실제로 실시 또는 준비를 하고 있었던 실시형식 뿐만 아니라 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 아니하는 범위 내에 있어서 변경한 실시형식에도 미치는 것으로, 아마 선사용권제도의 취지가 주로 특허권자와 선사용권자간의 공평을 꾀하는 것에 있는 것에 비추어 보면, 특허출원의 때에 선사용권자가 실제로 실시 또는 준비를 하고 있는 실시형식 이외로 변경하는 것을 일체 인정하지 않는 것은 선사용권자에게 있어서 가혹하고 상당하지도 아니하므로, 그 실시형식에 구현된 발명에 특허발명의 일부밖에 상당하지 않을 때는 선사용권의 효력은 해당 특허발명의 일부밖에 미치지 않는 것은 물론이지만, 상기 발명의 범위가 특허발명의 범위와 일치할 때는, 선사용권의 효력은 해당 특허발명의 전범위에 미치는 것으로 해석해야 한다고 판시하였다.
 
이는 선사용권의 실시범위에 대하여 균등론적 해석을 한 것으로서 균등론이 특허권자의 권리범위를 확대하기 위하여 발생한 이론인데 반하여, 특허권자 아닌 제3자인 선사용자를 특허법상 적극적으로 보호하기 위한 판례의 태도를 취한 것으로서 선사용권의 실시범위(권리범위)에 대한 의미 있는 판례라 할 수 있다. 이렇게 해석하면 당사자의 실질상의 공평성은 유지되기 어렵다.
 
또 공평의 관점에서 출원시의 사업목적을 벗어나 타업종까지 실시를 확대하는 것을 인정할 필요가 없다. 예를 들면 엔진발명에 대해 일반 승용차의 생산을 사업목적으로 선사용권을 인정하였으나, 모터보트나 항공기, 트랙터 등으로 확대하는 것은 인정하지 않는다고 본다.
 
그리고 수입, 판매의 상업활동을 사업목적으로 하던 선사용권자가 생산활동에까지 진출하는 것도 사업목적을 벗어난 것이므로 선사용권을 인정하기 어려울 것이다. 그러나 동일한 사업목적의 범위 내에서라면 사업규모를 확장하는 것은 상관없다.
 
 

 

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