국제적으로 특허를 활용하기 위하여 라이선스 계약을 할 때 라이선스 대상이 되는 특허의 범위를 최대한 분명히 계약서에 명시하는 것이 매우 중요하다. 사용권 대상인 특허의 범위가 불분명할 경우 계약당사자 사이에 사후에 특허의 침해 여부와 관련한 분쟁이 발생하기 쉽기 때문이다.

이는 일견 지극히 당연한 것으로 생각될 수도 있다. 그러나 실제로 분쟁이 생긴 사례를 보면 간단한 문제는 아니다. 특히 공동기술개발 계약을 체결하는 경우 특허 이외에 여러 가지 기술까지 상호 교환하고 그 교환된 기술을 이용한 개량기술까지 포괄적으로 사용허락하는 크로스 사용권 계약을 하면서, 특정 특허를 명시하지 않고 라이선스 계약의 발효 시점에 계약당사자가 소유하는 특허가 라이선스 대상이 되는 형태로 그 시점만 표시하게 되면 라이선스의 대상의 범위가 불분명할 수가 있다.

이처럼 공동기술개발 계약에서 불분명한 특허 라이선스 범위를 정함으로 인해서 소송상 다투어진 예로는 미국의 인텔(Intel)과 브로드컴(Broadcom) 사이의 특허 분쟁을 들 수 있다(Intel Corp. v. Broadꠓcom Corp., 173 F. Supp. 2d 201 (2001)). 이 사건에서 인텔과 브로드컴은 100Mbps Ethernet 반도체 칩의 공동개발을 위하여 “공동 제품개발 및 라이선스 계약”을 체결하고 기술과 특허에 대한 교차 라이선스를 하였다. 그 후 브로드컴이 인텔의 특정 특허를 이용한 반도체 칩을 개발하여 Motorola의 자회사인 General Instrument Corporation을 비롯하여 인텔과 이미 크로스 라이선스 계약을 맺고 있던 AT&T, Compaq, Hyundai, Samsung 등 12개 회사에 판매하였는데, 인텔은 이러한 판매는 브로드컴이 해당 특허에 대한 라이선스를 받지 않고 제조 납품한 것이어서 자사의 특허를 침해하였다고 소를 제기하였다. 이에 브로드컴은 그 특허들이 인텔과의 공동개발계약서에서 라이선스받은 특허 범위에 속한다고 항변하면서, 만일 라이선스받은 범위를 벗어났더라도 인텔과 이미 크로스 라이선스를 맺고 있는 인텔의 거래처에 공급한 것은 당해 크로스 라이선스에서 허용하는 행위로서 제3자에게 특허를 이용하여 ‘제조하게 한 것(have made rights)’이므로 foundry rights의 행사를 통한 제조로서 특허침해가 아니라고 항변하였다.

이에 대하여 법원은 공동개발 계약서의 문언과 체계를 중심으로 특허 라이선스의 범위를 판단하여서, 특허 라이선스의 범위는 “계약의 효력 발생 시에 인텔이 소유하는 특허” 또는 “100Mbps Ethernet 반도체 칩과 관련된 특허”에 한정하여 사용허락하는 것으로 계약서에 명시되어 있으므로, 브로드컴이 사용한 특허는 계약의 효력 발생 시 인텔의 자회사가 소유하였을 뿐 인텔의 소유한 것이 아니며, 그 특허가 100Mbps Ethernet 반도체 칩의 제조에 필요한 특허도 아니라고 판단하여, 브로드컴이 인텔의 특허를 라이선스 없이 사용하였다고 하였다.

또한, Foundry를 통한 생산으로서 제3자를 통한 제조가 되려면, ⅰ) Foundry가 될 제3자가 인텔의 거래처에 기존 크로스 라이선스 계약상 ‘have made right’을 행사하도록 요청한 경우이거나, ⅱ) 인텔의 거래처가 브로드컴에 대신 제조하여 생산해 줄 것으로 요청한 결과 인텔의 거래처에 납품된 경우 중 하나에 해당해야 하지만, 브로드컴이 인텔의 거래처 대한 요청이나 거래처의 요구 없이 일방적으로 제조하여 인텔의 거래처에 공급한 것은 여기에 해당하지 않는다고 판시하였다.

이러한 분쟁을 예방하려면 공동연구개발에 관한 라이선스를 하는 경우, 핵심 특허들에 대해서는 구체적으로 명시하고 기타 명시되지 않은 특허는 계약의 발효 시점으로 특정하는 등 사용허락의 범위를 최대한 분명히 계약서에 명시하고, 제3자를 통한 제조(have made)라고 간단히 표시하는 대신 특허 라이선스받은 자가 제3자의 요청을 받아서 제조를 허락한 경우 또는 라이선스받은 자가 제3자에게 제조를 요청하여 납품하도록 한 경우가 제3자를 통한 제조라고 분명히 표시하는 것이 좋다. 특허를 사업화하기 위하여 라이선스하는 경우에는 라이선스 범위에 대하여 분쟁이 생길 수 있는 점을 고려하여 최대한 그 범위를 분명히 표시하는 것이 필요하다.

* 칼람은 본지 편집 방향과 다를 수 있음

▲ 아주대학교 교수/공학대학원 지식재산공학과 학과장 윤성승  © 특허뉴스