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미국 특허상표청(USPTO)은 자명한 이중특허(Obvious-type Double Patenting)를 극복하기 위해 제출하는 특허 존속기간 포기서(Terminal Disclaimers)에 대한 새로운 요건을 추가하는 규칙 제안 통지(NPRM)를 발표했다.

이중특허란 선(先)출원과 실질적으로 동일하거나 유사한 후(後)출원이 등록된 상태를 의미하는데, 이중특허로 인해 특허 존속기간이 실질적으로 연장되는 등의 문제가 발생한다.

이중특허의 등록 거절 유형에는 미국 특허법 제101조에서 규정하는 ▲동일발명 유형의 이중특허인 ‘법정 이중특허 거절’과 ▲공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된 ‘비(非)법정 유형의 이중특허 거절’이 있다.

비법정 유형의 이중특허 거절은 다시 ▲‘자명한(Obvious-type) 이중특허’ 거절과 ▲‘비자명한(Non-obvious type) 이중특허’ 거절로 나뉘고, ‘자명한 이중특허’는 후출원이 선출원의 자명한 변형인 경우를 의미하고, ‘비자명한 이중특허’는 출원인이 선출원 명세서에 공개는 하였으나 청구항으로 기재하지 않은 실시예를 후출원 청구항에 기재한 경우이다.

‘자명한 이중특허’의 경우 선출원에 대한 특허 존속기간 포기서의 제출을 통해 극복이 가능하다.

USPTO는 ‘자명한 이중특허’를 극복하기 위해 제출해야 하는 특허 존속기간 포기서에 대한 새로운 요건을 추가하기 위해 실무 규칙을 개정할 것을 제안했으며, 2024년 7월 9일까지 관련 의견을 수렴할 예정이다.

구체적으로 새로운 요건으로 ‘특허권자는 존속기간 포기를 통해 선행 기술에 의해 무효로 판정된 특허와 묶여있지 않는 경우에만 해당 특허를 집행할 수 있다는 것에 동의해야 함’을 제안했다.

향후 개정된 규칙은 단일 발명의 불명확한 변형에 대해 여러 특허 그룹이 각 특허에 개별적으로 이의를 제기하는 비용을 절감할 뿐만 아니라 특허 분쟁을 신속하게 처리하고 절차를 간소화해 유효성 문제를 좁히고(narrow validity) 경쟁업체와 대중에게 더 큰 확실성을 제공할 것으로 기대된다.