[홍성표 변리사의 특허상식] 특허권자의 정정심판청구에 관하여

특허뉴스 이성용 기자 | 기사입력 2016/05/01 [10:53]

[홍성표 변리사의 특허상식] 특허권자의 정정심판청구에 관하여

특허뉴스 이성용 기자 | 입력 : 2016/05/01 [10:53]


1. 개요
정정심판이란 특허권이 설정등록된 후 특허발명의 명세서 또는 도면에 잘못된 기재 또는 불명료한 점이 있거나 특허청구범위가 너무 광범위하게 기재되어 있는 경우 이를 바로 잡아 특허무효를 미연에 방지하고, 특허권 분쟁이 있는 경우 그 권리관계를 명확히 하고자 함에 그 의의가 있다.

특허출원서에 첨부된 명세서나 도면에 흠결이 있는 경우 그 흠결은 보정을 통하여 출원 및 심사단계에서 치유할 수 있다. 그러나 때로는 특허권이 설정등록된 후에 그러한 흠결이 발견되는 경우도 있고, 또 특허된 발명의 범위가 지나치게 광범위하여 선행기술에 의하여 무효가 될 수 있는 경우도 있으므로 특허권자에게 이에 대한 치유기회를 부여함으로써 특허권자를 보호함과 동시에 제3자에게도 예측하지 못했던 손해를 방지할 수 있도록 하기 위하여 정정심판제도를 두는 것이다.

2. 정정심판청구범위
정정심판이란 주로 당해 특허에 일부흠결이 있는 경우, 그 흠결로 인하여 특허 전체 또는 무효로 될 우려가 있을 때 특허권자가 자발적으로 사전에 그 흠결을 제거할 수 있도록 하기 위한 것이므로 정정은 그 목적을 달성하는데 필요한 최소한의 범위, 즉 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하며, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로 한정된다.

한편 단서규정에서 정정심판은 특허무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 청구할 수 없도록 규정하고 있으므로 무효심판이 특허심판원에 계속중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 없다.

그러나 취소결정에 대한 심판이나 무효심판이 특허법원 등 법원에서 계속 중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 있다. 이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위는 무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정 심판 피청구인 또는 무효심판청구인은 소송단계에서 그 전에 제출하였던 무효증거보다 더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게도 그 새로운 증거에 대한 대응방법으로서 정정심판을 제기할 수 있도록 한 것이다.

3. 정정할 수 있는 범위
특허법 제136조 제2항은 정정이 제47조 제3항 각호의 1에 해당하더라도 그 내용이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아닌 신규사항을 추가한 것인 경우에는 정정은 허용되지 않는 다는 규정이다. 다만 잘못된 기재를 정정하는 경우(제47조 제3항 제2호)에는 특허발명의 명세서 또는 도면을 기준으로 신규사항의 추가를 판단하는 것이 아니라 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다는 것을 단서규정에서 정하고 있다.

4. 정정의 제한
특허법 제136조 제3항은 정정이 제1항에서 규정한 사항에 해당하더라도 그같이 정정한 결과 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 경우에는 허용되지 않는다는 규정이다.  여기서 말하는 특허청구범위의 실질적 확정이란 특허청구범위는 아무런 정정이 없었어도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정한 결과 특허청구범위가 사실상 확장되는 경우 등을 의미한다.

5. 정정시 특허요건의 충족
특허법 제136조 제4항은 특허청구범위를 감축하는 정정과 잘못된 기재를 정정하는 정정을 한 후 특허청구범위에 기재된 사항은 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 것을 규정하고 있는 바, 이는 처음 특허될 당시와 마찬가지로 정정후에도 특허요건을 충족해야 하는 것은 당연한 것이다.

예를 들면, 무효심판이 청구되고 그 대응으로서 특허청구범위를 감축하는 정정심판이 청구된 경우, 정정후에도 무효심판에서 제시된 증거방법 등에 의하여 무효될 수 밖에 없는 것이라면 이 항의 규정에 의하여 정정을 허용할 수 없는 것이다.

6. 정정심판청구의 시기
특허법 제136조 제6항은 정정심판은 무효심판에 대한 하나의 방어수단이므로 정정심판 역시 무효심판과 마찬가지로 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있도록 한 규정이다. 그러나 특허가 무효되거나 취소된 후에도 정정심판을 청구할 수 있다면 이는 확정된 무효심결 또는 취소결정의 재심사유로 되는 결과가 되어 불필요하게 특허제도를 복잡하게 하는 결과가 되므로 정정심판은 특허가 무효되기 전 또는 취소되기 전으로 한정된다.
  
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