▲ 출처=uspto 사이트  © 특허뉴스

미국 특허상표청(USPTO)은 특허항소위원회(PTAB) 절차에서의 수석 변호인 실무 요건에 관한 완화된 규칙을 제안했다. 

미국 발명법(AIA)은 PTAB 절차에서 USPTO에 등록된 실무자에 한하여 수석 변호인(Lead Counsel)으로 인정하고 있으며, 비자격 전문가는 해당 사건에 대해 PTAB에서 별도의 허가를 받은 경우에 한해 보조 변호인(Back-up Counsel) 역할로 참여가 가능하다. 

참고로, 언급된 비자격 전문가는 특정 사건의 PTAB 절차가 진행되는(해당 PTAB가 소재하는) 주(州)에서 변호사 자격이 인정되지 않는(다른 주(州)의 변호사 자격을 가지고 있는 자 또는 기타 특정한 사안에 대해 법적, 과학적, 기술적 전문성을 인정받아 PTAB의 승인을 받은) 전문가 등을 의미한다. 

지난 2022년 10월, USPTO는 지역 사회에서 수석 변호인 자격 소지자 및 보조 변호인으로 인정될 수 있는 인적 자원의 부족 현상에 따라 PTAB 절차에 참여하고자 하는 실무자에 대한 진입 장벽을 낮추면서도, 변호인의 서비스 품질을 보장하기 위해 공개의견(RFC)을 요청한 바 있다.  

USPTO는 PTAB에서의 업무 수행 허용에 관한 규칙을 개정하여 당사자에게 AIA에 따른 절차에서 비등록 실무자를 지정할 수 있는 옵션의 제공을 제안하였다. 

주요내용을 살펴보면, 기존에 USPTO에 등록되지 않은 실무자 중에서 특정 PTAB 절차에서 인정된 ‘pro hac Vice’ 변호인을 수석 변호인으로 지정할 수 있도록 했다. pro hac Vice는 ‘이사건 만을 위해서 승인된’이라는 법률 용어로 해당 관할권에서 허가되지 않은 변호사가 법적 절차에 참여할 수 있도록 하는 것이다. 

또한 심판 당사자가 2명의 변호인을 고용하기 어렵다는 사실과 정당한 사유를 입증하는 경우 보조 변호인을 지정해야 하는 의무를 면제하도록 했고, 이전에 다른 PTAB 절차에서 수석 변호인으로 인정받은 경우 해당 변호인을 다시 활용할 수 있는 간소화된 대체 절차를 수립하도록 했다. 

이전에 수석 변호인으로 인정받은 변호인은 수석 변호인으로 인정받기 위해 작성한 진술이 부정확한 경우 등에 대해서 PTAB에게 알려야 할 의무가 있음을 명확히 했다. 

이와 관련, USPTO 캐시 비달(Kathi Vidal) 청장은 “이번 규칙의 제안은 실무 접근성 확대 및 개인·소규모 기업의 비용 절감을 위한 USPTO의 지속적인 노력의 일환으로 PTAB 절차상 실무 요건을 완화함으로써 강력하고 신뢰할 수 있는 지식재산권 등록 및 유지 목표를 훼손하지 않으면서 혁신 생태계에 더 많이 참여할 수 있는 기회를 확대할 것”이라고 강조했다.