[실전 특허경영⑥] PCT 국제출원

특허뉴스 선우정 기자 | 기사입력 2019/05/13 [15:29]

[실전 특허경영⑥] PCT 국제출원

특허뉴스 선우정 기자

| 입력 : 2019/05/13 [15:29]

PCT 국제출원은 다수의 국가를 지정해 여러 국가에 진입을 간편하게 할 수 있는 특허 제도다. 그러나 PCT는 특허를 단순 출원하는 것으로 등록받는 시스템이 아니라는 점을 반드시 명심해야 한다. PCT 국제출원 후에도 국제 조사, 국제 공개, 국제예비심사 및 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문을 제출해야 한다. 또 각 국가로 진입한 후에는 각국 특허청에서 심사를 받아야 하는 과정이 반드시 필요하다. PCT 국제출원에 대한 기본적인 이해와 함께 국제특허 공보에 대해 설명한다. <편집자>

해외출원, 왜 필요할까? –속지주의

우리가 생산 또는 판매할 제품의 시장이 한국과 미국이라면, 한국에서만 특허등록을 받아도 되지 않을까? 한국에서 특허등록을 받았는데, 미국에서도 다시 특허등록을 받아야 할까? 정답은 국가별로 특허를 따로 받아야 한다. 특허는 속지주의의 원칙에 의해 특허를 등록 받은 국가에서만 특허권을 행사할 수 있다. 즉, 해외에서 특허를 보호받고 싶으면 보호받고 싶은 각 국가별 특허권이 필요하다. 만약 한국에서 특허를 등록 받고 미국에서는 특허를 등록 받지 않았다면, 다른 사람이 나와 동일한 기술로 미국에서 제품을 생산 또는 판매하는 등 실시하는 행위에 있어서 어떠한 권리도 주장할 수 없다. 다시 말해, 특허권을 확보하고자 하는 나라에 출원을 해 특허권을 취득해야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있다.

그렇다면, 해외에서 특허를 출원하려면 어떻게해야 할까? 해외 특허출원 방법은 크게 두가지로 구분할 수 있다. 첫번째가 출원인이 원하는 국가에 직접 출원하는 방법이고, 두번째가 PCT를 이용한 국제출원이다.

먼저, 국가별 직접 출원방법에 대해 알아보자. 국가별 직접 출원은 발명의 보호를 원하는 모든 국가들에 대해 직접 개별 특허출원을 하는 방법으로서, 해당 국가의 출원서류들을 준비해 해당 국가의 특허청에 제출하면 된다. 이때 한국 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 하면, 파리조약에 의해 우선권이 적용된다.

예를 들어, 2018년 1월 1일에 한국에서 A라는 기술에 대해 출원(선출원)하고, 동일 기술에 대해 우선권 주장으로 미국 출원(후출원)을 진행했고, 미국 출원일은 2018년 6월 1일이라고 가정해보자. 우선권이란, 선출원으로부터 1년 이내 출원시 우선권이 적용되어 신규성, 진보성 등을 판단함에 있어서 한국(선출원)에서 출원한 날을 출원일로 인정해주는 제도이다.

다음으로 PCT를 이용한 출원방법을 알아보자. PCT란 Patent Cooperation Treaty의 약자로서 특허협력조약을 말한다. 동일한 발명에 대해 여러 나라에서 발명의 보호를 받고자 할 때 선택할 수 있는 방법이다.

PCT 협약국가는 2018년 기준으로 152개 국가이며, 세계 대부분의 국가가 가입되어 있지만, 대만 등 일부 국가는 가입되어 있지 않다. PCT 회원국이 아닐 경우, PCT 국제출원제도로는 해당 국가를 진입할 수 없으므로 해외출원 시 PCT 회원국을 반드시 확인해야 하며, 회원국은 세계지적소유권기구 홈페이지(www.wipo.int)를 통해 확인할 수 있다. 대만의 경우, PCT 조약에 가입되어 있지 않으므로, 대만 출원 계획이 있을 경우에는 직접출원 절차를 진행해야 한다.

▲ keywert - 유사도 기능 및 다양한 서비스 제공 화면 © 특허뉴스

일반 해외출원과 PCT 국제출원 차이점

PCT 출원은 PCT 협약국인 152개 국가를 지정할 수 있으며, 한번의 출원으로 우선권을 확보할 수 있다. PCT 출원 역시 우선권 주장가능 기간이 한국 출원일로부터 1년이다. 이렇게 보면 직접출원과 PCT를 이용한 출원이 서로 유사해 보인다. 하지만 직접출원과 PCT 출원 절차를 비교해보면 차이점을 알 수 있다.

일반 해외출원의 경우에는 해당 국가의 언어 및 법정양식에 따른 출원서류들을 준비해 해당 국가의 특허청에 제출하면 된다. 이와는 다르게 PCT 국제출원에는 많은 단계가 있다. 대신에 국제 출원 시 국가 지정을 폭넓게 할 수 있고(152개국), 실제로 진입할 지정국을 결정하는데 30개월(혹은 31개월, 국가별로 상이) 정도의 시간이 주어지기 때문에 일반 해외출원에 비해 시간적 여유가 있다.

해외출원은 어떤 루트를 통해야 가장 효과적일까? 일반적으로 특허권을 획득하고자 하는 국가가 적은 경우에는 직접 출원하는 것이 유리하다. 특허권을 획득하고자 하는 국가가 많거나 해외 시장에서의 경쟁력에 대한 판단이 서지 않은 경우에는 PCT 출원을 고려해 보는 것이 효율적이다. 실무적으로 PCT 출원과 직접 출원을 상황에 맞게 이용해 해외에 진입하는 방법을 활용하면 된다.

여기서 반드시 명심해야 할 사실은 출원은 출원일 뿐, 세계 모든 국가에서 ‘특허권을 받는 것’은 아니라는 점이다. 따라서 PCT 출원 후 개별 국가로 진입해야 하고, 진입 후에는 각국 특허청에서 심사를 받아야 한다. 심사를 받더라도 등록되지 않는다면, 아무런 권리가 없다.

▲ keywert가 제공하는 원문 다운로드 © 특허뉴스

발행지, 국제출원언어, 문헌 코드, 공보 쉽게 보는 방법

세계지적소유권기구(WIPO: World Intellectual Property Organization)는 파리조약, 특허협력조약(PCT) 등 여러 조약을 관장하는 기관으로 PCT 공보도 발행한다. PCT 공보발행은 국제출원 우선일로부터 18개월이 지난 후 국제공개 된다. 출원인의 신청으로 조기공개도 가능하다. 또한 국제공개언어는 한국어(2007년에 채택), 영어, 중국어, 일어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 아랍어로 총 10개 언어로 출원이 가능하다.

▲ PCT 공보 첫 페이지 © 특허뉴스

PCT 출원 공보를 보다 보면 동일 기술 문헌이지만, 여러가지의 종류의 문헌을 보게 된다. 그럴 때는 문헌 코드를 사용해 필요한 내용을 확인하면 된다. 만약 PCT 공보를 열었는데 국제조사보고서만 나왔다면 공보 중에서도 문헌코드가 A3인 문헌을 선택한 것. 청구범위를 확인할 수 없다고 당황하지는 말자. 청구범위가 포함된 문헌으로는 문헌 코드 A1 또는 A2(A9이 있다면 A9도 포함)를 확인하면 된다.

이처럼 PCT 공보를 포함해 특허문헌은 매우 다양한 종류와 형태를 가진다. 또한 국가별 언어 또한 달라 서지사항과 같은 정보를 정확히 이해하기는 어렵다. WIPO는 이러한 점을 감안해 특허 문서에 국제적으로 정해진 번호를 부여해 사용자가 이해할 수 있도록 INID코드(Internationally agreed Numbers for Identification of Data, 서지사항의 식별코드)를 만들었다. INID 코드는 국제적으로 통용되는 코드로서 알아 두면 빠르게 원하는 정보를 찾을 수 있다.

PCT 출원의 문헌번호는 어떻게 이루어져 있을까? PCT 공보에는 ‘PCT’와 ‘WO’ 두 종류의 번호가 존재한다. 첫번째가 국제공개번호(WIPO Publication Number)이다. 이 번호는 WO+년도 4자리+일련번호 6자리로 표시된다. 예를 들어, WO2018000001 또는 WO/2018/ 000001으로 표시되며, 이는 2018년에 첫번째로 공개되었다는 의미이다. 그리고 국제출원번호(Application Number)가 있다. PCT+국가코드 2자리+년도 4자리+일련번호 6자리로 표시된다. 가령, PCT/KR2018/ 000001으로 표시되며, 2018년도에 KR(대한민국)에서 1번째로 출원된 PCT 출원이라는 의미이다.

PCT 공보를 보면, 기본적인 서지사항들을 파악할 수 있다. 위의 PCT 공보 예시는 공개번호를 통해 코드가 A1임을 확인할 수 있다. PCT에서 A1은 조사보고서가 포함되어 있는 공보를 나타내는 코드이므로, 해당 공보의 마지막 장에는 아래와 같은 조사보고서가 첨부되어 있다.

PCT 출원공보 검색하기

현재 국제출원이 가능한 언어는 한국어, 영어, 중국어, 일어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 아랍어로 총 10개 언어이다. 이 각국언어로 작성된 PCT 공보를 놓치지 않고 검색하기 위해서는 어떻게 해야 할까?

키프리스에서 ‘해외특허-PCT’를 체크하고, 검색식(예: AP=[Pfizer])을 입력하면 검색한 화면이 나온다. 키프리스의 경우, PCT 출원 공보를 영어로 검색하는 방법을 선택하고는 있지만, 영어로 검색되는 범위는 발명의 명칭과 요약 필드에 한정되어 있다. 따라서 찾고자 하는 검색어를 영어로 입력해도 제목 및 요약 필드에 포함되지 않는 검색어일 경우에는 검색이 되지 않아 검색 범위가 제한되는 단점이 있다.

세계지적소유권기구(WIPO)는 독일어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 아랍어, 한국어로 특허정보를 확인할 수 있으며, 특허 검색 시 각국 특허청 선택 여부, 발명의 명칭, 요약, 국제특허분류, 상세발명, 청구범위 등 다양하게 검색할 수 있는 필드가 마련되어 있다. WIPO는 기본적으로 서지정보와 상세발명, 청구범위, 도면, 법적상태, 번역에 대한 정보를 서비스 하고 있으며, 청구범위 원문 다운로드를 제공한다.

무료 DB를 이용해 PCT 공보를 검색하는 경우, 검색 결과에 대한 신뢰성 부족과 중복데이터를 제외할 수 없다는 단점이 있다. 예를 들어 프랑스어, 독일어 등으로 출원된 PCT 공보 검색을 하면, 영문번역이 발명의 명칭, 요약에 한정되어 있으므로 선행조사가 쉽지 않다. 대부분의 발명의 핵심 키워드는 전체청구항에 제시되어 있는 경우가 많고, 넓게는 상세발명까지 검색해 보아야만 검색되는 경우도 있기 때문이다. 특히 발명의 명칭, 요약의 영문번역 품질이 낮을 경우 영문검색 시 누락되는 현상이 발생한다면, 검색결과에 대한 신뢰성이 낮아진다.

keywert는 PCT 공보검색의 문제점을 해결하기 위해 업계 최초로 PCT 공보의 영문번역 범위를 발명의 명칭, 요약은 물론 청구항 및 상세발명으로 확대했으며, 이와 동시에 영문검색도 높은 번역 수준을 제공해 검색결과의 신뢰도를 높였다. 국내에서 전문 영문번역과 검색서비스를 제공하는 특허 DB는 keywert가 유일하다.

keywert가 PCT 공보의 전문 영문번역과 검색을 제공하는 언어는 9개(한국어, 영어, 중국어, 일어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어)이다. 즉, 영어로 검색식을 작성하면 9개 언어로 출원된 PCT 문헌을 한번에 검색할 수 있다. 그리고 국내단계 진입정보, 법적상태, 지정국가 등 다양한 정보를 한글화해 제공하고 있는 점도 유일하다.

특히 keywert는 △유사도 기능(유사도가 높은 특허를 우선적으로 보여주는 기능) △다운로드 기능(나만의 다운로드 항목 및 배열 저장) △복사+붙여넣기가 필요 없이, 바로 발표 자료로 만들어주는 Excel/PPT/Word를 이용한 리스트 출력기능 △선행기술조사 보고서 작성 기능 등 다양한 서비스를 제공한다.

결론적으로, PCT 공보 검색은 △검색대상언어 △검색가능범위(문헌 전체 여부) △최신데이터 제공 여부가 중요하다. 번호검색과 같은 간단한 검색에 있어서는 키프리스나 WIPO를 이용하고, 키워드 검색이나 중요한 선행조사에 있어서는 △9개국 언어를 번역 △9개국 번역 언어를 기반으로 전문영문검색 △최신 데이터 등을 제공하는 keywert를 쓰는 것이 가장 효율적이다.

이 같은 조사분석 및 보고서 작성에 특화된 keywert의 PCT 출원 공보 및 국가별 특허 검색, 그리고 번역서비스를 경험해 볼 사용자는 keywert 홈페이지(www.keywert.com)에 접속해 회원 가입만 하면 1주간 무료체험 서비스를 제공받을 수 있다.

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